Dans le PIBD n°1031 et dans le numéro de juin 2015 d’Alicante News est évoqué un arrêt du TUE en matière de Dessins & Modèles communautaires portant sur des parapluies asymétriques. La décision est intéressante à plus d’un titre et notamment à propos de l’accessibilité des antériorités.
La problématique peut se résumer ainsi : pour apprécier la validité d’un dessin ou modèle communautaire de parapluie, doit-on examiner les brevets américains publiés antérieurement ?
Cet arrêt du 21 mai 2015 a le mérite de développer un niveau d’analyse un peu poussé sur cette question. Dans la très grande majorité des décisions communautaires ayant eu à prendre en compte une antériorité constituée par un type de droit autre qu’un dessin ou modèle et/ou publiée sur le registre d’un Office externe à l’Union Européenne, l’antériorité est considérée comme divulguée (autrement dit : accessible) sans que ce point ne soit discuté. En ce sens ont par exemple été prises en compte sans discussion des antériorités constituées par des brevets coréens (OHMI, Division d’Invalidation, 2/9/2014 ICD9485 et 27/8/2014 ICD9464, ; OHMI, Ch. de Recours 19/12/2013, R630/2012-3, §8), chinois (OHMI, Division d’Invalidation, 22/7/2014, ICD9452, §10) ou encore japonais (OHMI, Division d’Invalidation, 13/6/2014). Cependant, un document conservé par un Office et qui ne peut être consulté que suite à une requête en inspection publique ne saurait être considérée comme étant divulgué au sens de l’article 7 (OHMI, Ch. de Recours, 22/03/2012, R 1482/2009-3, § 39 et 43 ; OHMI, Ch. de Recours 15/04/2013, R 442/2011-3, §26).
Dans le cas d’espèce, Senz Technologie B.V. est titulaire des deux modèles communautaires de parapluies (illustrés dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous). Suite à une action en nullité, il s’agissait d’évaluer la validité de ces modèles, compte tenu de la publication antérieure du brevet américain dont les vues figurent dans la colonne de droite.
| Modèles communautaires en jeu n°000579032-0001 et 000579032-0002 |
Antériorité invoquée : brevet américain n°5505221 |
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NB: contrairement à ce qu’ont pu écrire d’autres commentateurs éminents, il s’agit bien d’un brevet (utility patent) et non pas d’un modèle (design patent). |
Deux décisions des Chambres de Recours de l’OHMI avaient admis la nullité des modèles communautaires (affaires R 2453/2010-3 et R2459/2010-3). Ces décisions retenaient en substance que :
- le brevet américain antérieur pouvait raisonnablement être connu
et que - les modèles communautaires lui ressemblaient trop pour bénéficier d’un caractère individuel et être valables.
Ces décisions sont contestées devant le TUE par le titulaire des modèles (il s’agit donc du requérant), qui revient sur ces deux aspects ; seul le premier nous retiendra ici (ce qui ne signifie nullement que sur le second volet l’arrêt serait d’un intérêt moindre).
La partie qui agissait en nullité devant l’OHMI à l’encontre des deux modèles mettait donc en avant une antériorité constituée par un brevet. Même si la nature juridique de ces deux types de titres est spécifique, la divulgation de l’un peut remettre en cause la validité de l’autre : on n’a pas, d’un coté, les brevets qui n’antérioriseraient que les brevets et, de l’autre, les dessins & modèles qui n’antérioriseraient que les dessins & modèles. Ce n’est pas une surprise ; le TUE confirme que la divulgation d’un brevet peut parfaitement remettre en cause un dessin ou modèle.
Pourtant la clarification n’est pas superflue dans la mesure où les articles 5.1 (nouveauté) et 6.1 (caractère individuel) du Règlement n’expriment ces deux conditions de validité d’un « dessin ou modèle » (le D&M en jeu) que par rapport à un « dessin ou modèle » divulgué (l’antériorité). Mais la notion de « dessin ou modèle » est définie à l’article 3.a du Règlement sans faire référence aux droits dont le Règlement définit le régime juridique de protection. Et donc quand on envisage un « dessin ou modèle » en tant qu’antériorité par rapport à un dessin ou modèle en jeu, peu importe la forme juridique que recouvre cette antériorité (§24).
Une fois cette question de la nature juridique de l’antériorité réglée, on passe au gros morceau du premier volet de l’arrêt : l’accessibilité de cette antériorité. Sur ce point, l’article 7.1 du Règlement n° 6/2002 prévoit qu’un « dessin ou modèle » (susceptible de constituer une antériorité à l’encontre du D&M en jeu) :
(…) est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date [de dépôt ou de priorité du D&M en jeu], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. (…)
La tournure doublement négative de la fin de cette phrase (sauf si … ne pouvait…) mérite d’être soulignée.
Elle a en effet une importance capitale quant à la charge de la preuve, qui est mise en lumière au paragraphe 34 de l’arrêt du TUE :
34 (…) il n’incombait pas à la chambre de recours d’établir que les milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement connaître le brevet antérieur, mais à la requérante qu’ils ne le pouvaient pas.
Ce même principe, formulé de façon un peu plus développée, revient à considérer qu’un modèle susceptible de constituer une antériorité destructrice de nouveauté ou de caractère individuel est :
26 (…) réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.
Le TUE recadre ainsi la chambre de recours de l’OHMI qui, sur l’accessibilité du brevet, s’était contentée d’affirmer qu’il « serait imprudent de la part des créateurs cherchant à faire enregistrer des dessins ou modèles dans l’UE de ne pas contrôler au préalable l’un des principaux registres de la propriété intellectuelle mondiaux (à savoir l’USPTO) étant donné la réputation presque légendaire des États-Unis d’Amérique en tant que centre d’innovation et de création ».
[quote align=’right’]L’OHMI considérait imprudent de la part des déposants de modèles communautaires de ne pas contrôler au préalable les registres de l’USPTO “étant donné la réputation presque légendaire des États-Unis d’Amérique en tant que centre d’innovation et de création“[/quote]
En l’espèce, il s’agissait donc pour le requérant de démontrer devant le TUE que le brevet américain n°5505221 « ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté« .
Il s’agit alors de rapporter la preuve d’un fait négatif, ce dont la difficulté est bien connue (au point qu’une telle preuve, réputée impossible, ne saurait normalement être exigée : negativa non sunt probanda). En réalité ce n’est pas purement la preuve d’un fait négatif qui est attendue. Comme l’a souligné J. Larguier, si la notion de probabilité a un rôle important dans la preuve d’un fait positif, « elle devient essentielle dans celle d’un fait négatif, où l’on voit se diluer l’élément probatoire« . Dans l’article 7.1, une telle notion de probabilité est introduite au travers de l’adverbe « raisonnablement« , qui relativise un peu les choses.
L’arrêt donne des pistes pour établir cette preuve. Au paragraphe 29, il est indiqué que les éléments factuels que doit apporter la partie qui conteste la divulgation :
29 (…) peuvent, à titre d’exemple, porter sur la composition des milieux spécialisés, leurs qualifications, coutumes et comportements, l’étendue de leurs activités, leur présence aux évènements lors desquels des dessins ou modèles sont présentés, les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, tels que leur interdépendance avec d’autres produits ou secteurs, et les caractéristiques des produits dans lesquels le dessin ou modèle en cause a été intégré, notamment le degré de technicité du produit concerné. En tout état de cause, un dessin ou modèle ne peut pas être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard.
On remarque que c’est le comportement global du secteur (les fameux « milieux spécialisés …« ) qui est déterminant et non pas le comportement précis du titulaire du modèle, ni les capacités réelles de celui-ci, ou encore l’envergure de ses intentions commerciales particulières. De ce fait, le titulaire va voir la validité de son titre déterminée par le comportement (ou ce qu’on pense raisonnablement être le comportement) d’un groupe auquel on le rattache.
Le TUE met en œuvre cette logique au paragraphe 35 : même si le requérant est une PME, peu importe que les petites entreprises et les créateurs individuels « ne disposent en général que de moyens insuffisants pour entamer des recherches destinées à connaître l’état de l’art antérieur en dehors de l’Union« . A partir du moment où ces acteurs aux ressources plus limitées ne sont pas les seuls acteurs du secteur (et dans le domaine des parapluies, de l’aveu même de la requérante, il existe « quelques sociétés plus importantes que d’autres« ), la messe est dite ; pour le TUE il suffit que « les « quelques sociétés plus importantes », qui (…) doivent être considérées comme faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné, entament probablement de telles recherches« .
La composition (et le comportement) des milieux spécialisés est évidemment dépendante de la nature des produits concernés. On aurait donc pu commencer par se demander s’il s’agit des parapluies, ou du secteur plus particulier des parapluies asymétriques, ou encore des parapluies anti-vents… Dans le cas présent cette question parait superflue, puisque le modèle et l’antériorité sont des produits qui sont exactement de même nature. En revanche, dans certains cas l’antériorité et le modèle en jeu ne sont pas toujours des produits de la même catégorie (et parfois même, l’antériorité n’est pas à proprement parler un produit : dans un jugement du 30 janvier 2014 le TGI de Paris a considéré que des dessins & modèles de jouets étaient antériorisés par des éléments de la nature).
Pourtant, s’attarder sur la nature exacte des produits concernés n’est pas totalement saugrenu. Le Tribunal admet que le fait que le produit couvert par les modèles en jeu, envisagé comme « un parapluie anti-vent« , comporte un aspect technique peut justifier la probabilité de recherches parmi les brevets :
32 (…) il semble raisonnable de considérer que le créateur d’un parapluie anti-vent, avant de le mettre sur le marché, entame des recherches dans des registres des brevets, car il peut être réputé informé du fait qu’un tel produit répond à des exigences non seulement esthétiques mais également, et dans une mesure non négligeable, techniques, et qu’il est dès lors raisonnable et plausible qu’un parapluie anti-vent ait déjà été breveté
On peut noter au passage qu’une des rares décisions antérieures qui ait été amenée à se prononcer sur une problématique analogue suit également cette logique (OHMI, Ch de Rec., 22 mars 2010, R417/2009-3, paragraphe 23).
Le Tribunal scinde en deux points totalement autonomes la probabilité raisonnable de mener des recherches parmi les brevets (§32) et la probabilité raisonnable de consulter en particulier le registre américain (§38). C’est sur une conception idéalisée des recherches que se base la réflexion du tribunal, cherchant à imaginer ce que consulteraient les milieux spécialisés du secteur concerné pour vérifier que le travail du designer ne colle pas de trop près à une création antérieure. Pour un praticien, il est en effet assez étonnant que l’on envisage de mener des recherches parmi les brevets sans se soucier aussi de déterminer sur quels registres de brevets va porter la recherche. Pour cette raison le découpage en deux temps bien distincts du raisonnement du tribunal lui confère un aspect un peu artificiel.
Pour ouvrir une parenthèse, en pratique, lorsque des recherches d’antériorité sont menées avant un dépôt à titre de dessin & modèle [ou de brevet], leur objet est limité à l’évaluation de la liberté d’exploitation (on parle de recherches « libex » ou en anglais « FTO », pour Freedom To Operate). Il s’agit d’identifier le risque de contrefaire un titre (ou plus largement un droit) en vigueur. Pour cet exercice, les limites temporelles sont celles de la durée de protection des droits de PI susceptibles de constituer des antériorités pertinentes et la limite géographique est celle du territoire où la fabrication et la commercialisation des produits couverts par le modèle (ou le brevet) sont envisagées.
Ce ne sont pas des recherches de type « libex » que le Règlement considère dans son article 7, mais bien des investigations visant à mesurer la nouveauté et le caractère individuel du modèle. Et là, c’est une autre paire de manches. Pour être clair, la possibilité d’évaluer sérieusement par des recherches initiales la validité d’un dessin ou modèle au regard de l’art antérieur est une pure chimère [la même chose est vraie pour les brevets], car il ne s’agit pas seulement d’élargir le braquet des recherches; il s’agit de chercher dans un puits sans fond. En effet, dans cette optique, les limites temporelles n’ont aucune importance, car ce qui est tombé dans le domaine public à l’issue d’une période de protection reste de l’art antérieur ; les limites géographiques ont assez peu d’importance et ce qui peut constituer une antériorité n’est pas nécessairement répertorié dans une base de donnée ou même un registre. Autant dire qu’avec aussi peu de limites et l’absence d’indexation de certains documents, on peut chercher très longtemps. Ces difficultés colossales rendent indispensables la limite de l’article 7.1 à ce qui peut être raisonnablement connu.
Pour revenir aux réalités quotidiennes, un opérateur qui n’envisage pas de commercialiser ses produits aux Etats-Unis ne fera pas porter un recherche libex sur les brevet (utility patents) ou les dessins & modèles (design patents) américains. Or au paragraphe 32, la motivation de l’arrêt justifie la probabilité que des recherches portent sur des brevets par le fait que le produit en cause (le parapluie anti-vent) répond à des exigences techniques, et « qu’il est dès lors raisonnable et plausible qu’un parapluie anti-vent ait déjà été breveté« . Le souci qui est ici exprimé s’apparente essentiellement à la vérification de la liberté d’exploitation (même si la tournure de la phrase est plus ambiguë et donc plus large).
Rechercher si les opérateurs des milieux spécialisés du secteur concerné auraient raisonnablement fait porter leurs recherches sur les brevets est une question abordée ici selon un angle plus complexe qu’auparavant (et en ligne avec la lettre de l’article 7.1) mais qui parait un peu artificiel.
[quote align=’right’]Pour le TUE, « il semble toujours raisonnable que des recherches soient entamées dans le registre de brevets américain, lorsque le marché des États-Unis revêt, au moins, une certaine importance commerciale pour les milieux spécialisés du secteur concerné »[/quote]
Pour évaluer ensuite si, pour les opérateurs du secteur, il est raisonnable de consulter en particulier le registre américain, le TUE n’évoque plus comme la Chambre de recours la « réputation presque légendaire » des Etats-Unis en matière d’innovation et de design. Il envisage l’importance de ce pays en raison du marché qu’il représente, en énonçant qu’il « semble toujours raisonnable que des recherches soient entamées dans le registre de brevets américain, lorsque le marché des États-Unis revêt, au moins, une certaine importance commerciale pour les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union » (§38). Fort de ce présupposé, le TUE constate que la requérante n’a pas apporté la preuve contraire qui consisterait à établir que ce marché « ne joue qu’un rôle mineur voire négligeable dans la pratique normale des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné« . On retrouve la nécessité de prouver un fait négatif ainsi que la logique selon laquelle le comportement (présupposé) du milieu concerné, pris en tant qu’ensemble, l’emporte sur l’attitude précise que pourrait avoir l’opérateur particulier qu’est le titulaire du modèle en jeu.
Au final, il est retenu que le brevet américain est à la portée des recherches que les opérateurs (petits ou grands) du secteur sont censés faire. L’antériorité est donc réputée accessible, ou plus exactement « divulguée« , au sens de l’article 7.1.
Dès lors, il convient d’analyser si cette antériorité remet en cause la nouveauté ou le caractère individuel des modèles en jeu. Sur ce deuxième volet, l’arrêt est également très intéressant, mais ce n’est plus l’objet de ce billet.
TUE (5ème ch.) 21 mai 2015, affaires jointes T‑22/13 et T‑23/13, Senz Technologies BV, contre OHMI ; Impliva BV (intervenant)
