Les 21 et 22 avril 2022, le séminaire trilatéral organisé par les groupes allemand, polonais et français de l’AIPPI se terminait par une table ronde consacrée à la protection des modèles partiels, animée par Justyna Rasiewicz.

La discussion était entamée par une présentation d’Agnieszka Sztoldman qui a fourni une analyse des notions de produit complexe et de pièce de tels produits, en dégageant les conséquences à tirer de chaque nuance de ces définitions. J’ai ensuite balayé la condition de visibilité que l’on trouve à l’article 4 (paragraphes 2 et 3) du Règlement 6/2002 et à l’article 3 (paragraphes 3 et 4) de la Directive 98/71. Puis Ralf Hackbarth est revenu en détails sur l’arrêt Ferrari relatif à la divulgation d’un produit complet et la protection, en tant que DMCNE, pouvant de ce fait intervenir sur des parties de ce produit (affaire C-123/20).

Ce billet reprend le contenu de mon intervention, ce qui donne l’occasion de fixer quelques questions ou étonnements face à la façon dont la Troisième Chambre de Recours met en œuvre les dispositions du paragraphe (a) de l’article 4(2) du Règlement. Le sujet s’articule autours de 3 questions : 1) La totalité de la pièce doit-elle être visible une fois incorporée dans le produit complexe? 2) La visibilité lors de l’achat de la pièce n’a t’elle réellement aucun sens ? 3) Dans quoi la pièce est-elle censée être visible ? Puis, en guise de conclusion, intervient une interrogation plus élaborée : celle sur le dessous de selles que soumet le Bundesgerichtshof à la CJUE .

Objet de ce billet :

N’est considérée ici que la condition explicite de visibilité de l’article 4(2) du Règlement 6/2002 [et son équivalent à l’article 3 de la Directive] relative aux dessins et modèles concernant des pièces de produits complexes. Il n’est pas question de la « théorie de la visibilité » (demi-cookie de Biscuits Poult).

Mon approche a consisté à confronter les décisions que j’ai identifiées sur la condition spécifique de visibilité et à m’interroger sur l’implication pratique de la séparation du paragraphe 2 de l’article 4 en deux sous paragraphes, (a) et (b). Il est donc approprié de commencer par reprendre la lettre de ce texte. L’article 4 du Règlement (« Conditions de protection ») dispose que :

1) La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

2) Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

3) Par « utilisation normale » au sens du paragraphe 2, point a), on entend l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

1) La visibilité … mais de quoi, exactement ?

Ou, plus précisément : est-ce que la totalité de la pièce doit être visible ou bien la visibilité de certaines de ses caractéristiques suffit-elle ?

a) En faveur de la suffisance d’une visibilité partielle

A priori, la logique voudrait que la visibilité de certaines caractéristiques suffise.

Plusieurs points vont en ce sens.

Le sous-paragraphe (a) vise la situation résultant de l’incorporation de la pièce en question dans un produit complexe. S’il faut reprendre le sens littéral des termes, le dictionnaire CNRTL donne la définition suivante : « Intégrer (un élément) à (un ensemble); faire entrer (une partie) dans (un tout). » Il est dès lors difficile de concevoir qu’une pièce incorporée dans un ensemble n’est pas au moins en partie cachée par l’ensemble (ou alors, il faut imaginer une pièce en lévitation, qui n’est en contact avec rien d’autre que l’air).

Le sous-paragraphe (b) démarre en faisant référence aux « caractéristiques visibles de la pièce« . Sans aucune ambiguïté, il n’y est pas question de la visibilité de la totalité de la pièce.

Les sous-paragraphes (a) et (b) énoncent des conditions cumulatives.

La considérant 12 du Règlement (et celui qui correspond dans la Directive est également le considérant 12), comporte une première phrase que l’on peut percevoir comme la simple annonce ou paraphrase de ce que contient l’article 4, mais la seconde phrase de ce considérant vise d’abord des caractéristiques exclues de la protection car non visible (première proposition) avant de souligner que ces caractéristiques non visibles ne devraient pas être prises en compte pour analyser si le modèles remplit les conditions de protection (seconde proposition). On peut relier ces deux propositions aux sous paragraphes (a) et (b), ce qui revient à dire que le sous paragraphe (a) s’applique à des caractéristiques (visibles / non visibles) et non pas à un ensemble.

(12) La protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient, par conséquent, pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection.

Enfin, cette séparation de l’article 4(2) en deux sous paragraphes (a) et (b) articulés en deux conditions cumulatives peut apparaitre comme un mécanisme analogue au duo « nouveauté / caractère individuel » : la première condition (le sous-paragraphe (a)) est très simple à apprécier (on est dans une logique booléenne : c’est oui ou non, sans subtilité entre les deux) ce qui permet d’exclure sans discussion ce qui s’avère totalement invisible. La condition du sous-paragraphe (a) donne ainsi une plus grande efficacité au système en offrant la possibilité de sceller rapidement le sort des modèles de pièces totalement cachées : on s’épargne le processus d’appréciation de la nouveauté et celui, plus long et complexe, du caractère individuel.

La réponse à la question de cette partie semble donc assez simple : il devrait suffire qu’une partie de la pièce soit visible une fois incorporée dans le produit complexe pour que la condition de l’article 4(2)(a) soit remplie.

Et pourtant…

b) décisions exigeant une visibilité totale

Si l’on se penche sur les décisions qui concernent très précisément cet aspect, une solution exigeant nettement la visibilité de l’ensemble de la pièce une fois celle-ci incorporée dans son produit complexe a été énoncée par la Troisième Chambre de Recours en août 2009, puis régulièrement suivie. Cette décision initiale (ci-après « décision Albright ») a été rendue à propos de modèles de contacteurs électriques, lesquels sont ordinairement incorporés dans des coffres ou des armoires électriques.

52 Enfin et de façon plus générale, il importe de souligner que le modèle communautaire concerne un contacteur électrique en entier qui devrait donc être visible intégralement après avoir été incorporé dans le produit complexe. Or, même si l’on acceptait les arguments de la titulaire, c’est-à-dire que le contacteur électrique en cause est visible parce que le couvercle de protection est transparent,  (…), seul un côté ou une partie d’un seul côté du contacteur serait visible alors que les autres côtés disparaissent dans le produit complexe, ce qui n’est pas suffisant pour répondre au critère de visibilité.

Troisième Chambre de Recours, 3 Aout 2009, R 1052/2008-3, ALBRIGHT France / Schaltbau GmbH

Une fois affirmée, cette solution va ensuite être reprise quelques mois plus tard dans la fameuse décision « Chaff Cutters » (également précurseur de l’arrêt Doceram, mais c’est un autre sujet…). Une légère nuance est apportée : il y est question de la visibilité, au moins à certains moments, des caractéristiques « essentielles ». Mais c’est bien la visibilité de la totalité de telles caractéristiques qui est requise.

19 (…) the step rotor needs to remain visible for observation during the shredding process [and there is evidence of] various methods of achieving that result, e.g. by mirrors, cameras or an observation platform.

20 The extent to which the step rotor remains visible is limited because, (…) the step rotor is largely covered much of the time by the material that is being shredded. The fact that the rotor is spinning also limits the extent to which its various features can be perceived.

21 The Board concludes none the less that the requirements of Article 4(2)(a) CDR are satisfied. That provision does not require a component part to be clearly visible in its entirety at every moment of use. It is sufficient if the whole of the component can be seen some of the time in such a way that all its essential features can be apprehended.

Troisième Chambre de Recours, 2 Octobre 2009, R 690/2007-3, « Chaff Cutters »

Cette exigence d’une visibilité totale se retrouve en 2012 dans une décision concernant un modèle de structure de poussette pliante :

22 (…) le châssis de poussette qui forme l’objet du modèle contesté, une fois incorporé dans le produit complexe (poussette), est visible lors d’une utilisation normale de ce produit.

23 En effet, les éléments principaux du châssis, y compris les profilés aluminium et les éléments en plastique noir, les poussoirs et les brancards avant et arrière, la poignée et les roues restent visibles lors d’une utilisation normale, même en présence du hamac de la poussette. Il convient, en outre, de considérer que l’utilisation normale de la poussette pliante en cause inclut l’enlèvement du hamac et le pliage du châssis, opération pendant laquelle ce dernier est, bien évidemment, entièrement visible. (…)

Troisième Chambre de Recours, 4 Mai 2012 – R 564/2011-3 , CONECO SZYMOCHA WINIARSKI SPÓŁKA JAWNA / DOREL FRANCE SA (« poussettes »)

La décision suivante retient en substance que, lorsque la totalité de la pièce de produit complexe reste invisible (y compris sa partie basse, ce qui était détaillé devant la Chambre de Recours), la nullité ne fait pas de doute. En l’occurrence, la pièce concernée par le modèle était insérée dans un produit complexe (échangeurs de chaleur), lui-même inséré dans un autre produit complexe (chauffe-eau) : cette double barrière occultait la totalité de la pièce.

34 As shown and explained above, the heat exchanger always remains invisible during the normal use of a household boiler, which means, that even if the heat exchanger insert were in part visible (due to a very specific technical solution, which is not the situation at issue) during the functioning of the heat exchanger, that part would still remain invisible to user, together with its housing, the heat exchanger itself.

35 However, for the sake of completeness it must be added that due to the importance of the heat exchanger, and its price, it can be also presumed that even the lower part of the heat exchanger insert will not visible per se, and what can be observed on the picture of the related design is, in fact, a special cover plate protecting the heat exchanger, with a similar arrangement of holes on its bottom. This presumption is corroborated by the fact that the holes on the bottom of the contested design seem to be larger than the narrow and divided slits (to prevent intrusion) appearing on the bottom of the boiler. Furthermore, when installed, the solid tubular shape of the heat exchanger is also covered at its lower part by a so-called ‘condensate dish’ (seen on pictures A/1, A/2, A/3 and also in part on picture B) so this proves that even the lower part of the heat exchanger insert is totally covered, within the boiler.

Troisième Chambre de Recours, 10 Septembre 2013, R 293/2012-3, AIC S.A. / A.C.V. Manufacturing NV

Un recours contre cette décision a été rejeté (TUE, 20/01/2015 , T-616/13, Aic S.A. v. OHMI). Le Tribunal a constaté que l’appelante n’apporte pas de preuve « permettant de comprendre comment la partie inférieure de l’insert d’échangeur de chaleur auquel le dessin ou modèle contesté s’applique resterait visible dans un échangeur de chaleur (…) » (§29)

La décision de la Troisième chambre de Recours rendue dans cette affaire en septembre 2013 montre une maturation dans la construction de la motivation des décisions de l’EUIPO pour leur partie relative à la visibilité des pièces de produits complexes. Un processus analytique s’esquisse via l’examen successif des notions pertinentes : une première section concerne d’abord la caractérisation de l’usage normal, puis sont examinés les produits complexes dans lesquels la pièces s’incorpore de façon à déterminer si la pièce y demeure visible.

Ce découpage méthodique est un progrès appréciable, mais qui ne va pas jusqu’à clairement trancher sur l’éventuelle suffisance d’une visibilité partielle pour passer entre les fourches caudines du sous-paragraphe 4(2)(a).

Plusieurs décisions que j’ai pu identifier et lire (ICD 11 122, ICD 10491, ICD 11033, ICD 11037), dans lesquelles la motivation suit un découpage méthodique pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 4(2), n’abordent pas la question de la visibilité car il n’est pas prouvé par le demandeur à l’action en nullité que le modèle en jeu concerne effectivement la pièce d’un produit complexe.

Toutefois une évolution pourrait s’esquisser : une décision de la Division d’Annulation rendue en juillet 2018 apparait se contenter de la visibilité d’une partie de la pièce à laquelle s’applique le modèle, une fois celle-ci incorporée dans un produit complexe.

C) Décision admettant la Suffisance de la visibilité d’une partie de la pièce de produit complexe

Cette décision concerne la validité du modèle ci-dessous, s’appliquant notamment à des dispositifs de verrouillage.

Il est établi que ce dispositif de verrouillage trouve à s’incorporer dans une partie du système de gréement d’un voilier et, plus spécifiquement, pour un mécanisme d’arrêt, considéré comme un produit complexe (au passage la décision exclut que le produit complexe soit le voilier lui-même).

La Division d’Annulation observe que les preuves soumises permettent de constater qu’une partie du ressort et la terminaison [qui constituent la pièce à laquelle s’applique le modèle] sont visibles : la condition de visibilité du sous paragraphe (a) est donc remplie, ce qui permet d’avancer (en passant au sous-paragraphe (b) de l’article 4(2) pour filtrer les caractéristiques pertinentes afin d’apprécier la nouveauté et le caractère individuel) :

From the evidence submitted by the applicant, it is also evident that, when the product incorporated in the contested RCD is mounted, the end and part of the spring remain visible to the person using the rope stopper, as clearly shown in a document provided by the applicant: [voir illustration ci-dessus à droite]. The RCD will therefore be assessed on its novelty and individual character to this extent.

In the light of the foregoing, the restrictions on the protection available to component parts pursuant to Article 4(2) CDR therefore apply not to the whole of the contested RCD, but only to its part.

Division d’Annulation, 26 juillet 2018, ICD 11038, INO-ROPE SAS / Ropeye OÜ

D) Cas où le sous-paragraphe (a) n’était pas invoqué

Ainsi, dans chaque cas visé au paragraphe b), le modèle portant sur une pièce de produit complexe a été annulé quand il n’était pas entièrement visible.

Mais, dans les actions en nullité à l’appui desquelles l’article 4(2)(a) n’est pas explicitement invoqué, alors la visibilité n’est envisagée par l’EUIPO que via l’article 4(2)(b), qui joue le rôle d’un filtre pour l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel (seules les caractéristiques visibles sont prises en compte pour l’évaluation de ces deux conditions).

Autrement dit, les demandeurs à des actions en nullité contre des modèles de pièce de produit complexe qui n’ont pas invoqué l’article 4(2)(a) sont passé à côté de l’effet redoutable de la jurisprudence précitée (erronée, mais redoutable).

C’est pour cette raison que l’on peut également trouver des décisions, comme celles qui suivent, admettant être en présence d’un modèle de pièce de produit complexe non entièrement visible lorsqu’il est incorporé, mais qui ne l’annulent pas pour autant.

produit complexe, au sommet duquel est incorporé le stator

Based on the evidence submitted it is also clear and not contested by the holder that, when the stator is mounted and the machine is in operation, the underneath part of the stator base is not visible because it fits the base of the rotator. The underneath of the RCD base is therefore excluded from the following assessment of novelty and individual character pursuant to Article 4(2) CDR.

24/09/2018, INVALIDITY No ICD 10 887, Baltrotors / Indexator Rotator Systems AB

Pour évaluer le caractère individuel d’un modèle d’insert pour cheminée, seule sa façade avait à être prise en compte étant le seul élément visible une fois l’insert (pièce) incorporé dans la cheminée (produit complexe).

26 (…) fireplace inserts is that they are ‘component parts [of] the fireplace itself. [Such component parts] are installed into fireplaces so that only the front side is visible and the rest of the insert is hidden inside the fireplace. Therefore, in accordance with Article 4 CDR, the decision on the question of novelty and individual character has to be based on whether the visible features, that is what is visible in normal use for the end user, are new or have individual character. In the case at hand, these visible features consist only of the front side of the fireplace inserts.

Third Board of Appeal, 14 October 2009, R 316/2008-3, Euro Fire AB / TARNAVVA Sp. z o.o.

Pour le TUE également, quand le demandeur à l’action en nullité n’invoque pas le bénéfice de l’article 4(2)(a), la seule raison de se pencher sur la visibilité réside à l’article 4(2)(b) : on ne retient que les caractéristiques visibles par l’utilisateur final pour apprécier le caractère individuel.

22  (…) lors de l’utilisation normale d’une tondeuse à gazon, celle-ci est placée sur le sol et l’utilisateur se place debout derrière la tondeuse à gazon. Ainsi, l’utilisateur, debout derrière la tondeuse à gazon, voit le moteur d’en haut et voit donc principalement la partie supérieure du moteur. Il en résulte que la partie supérieure du moteur est déterminante pour l’impression globale produite par le moteur.

TUE 9 Sept. 2011, Aff. T‑10/08,
Kwang Yang Motor Co., Ltd / OHIM, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

2) A quel moment la pièce doit-elle être visible ?

a) Lors de son achat ?

Dans un premier temps, précisons la question sous la forme suivante : le moment de l’usage « normal » peut-il être celui de l’achat de la pièce ?

Cette question n’a pour seul but que de conduire à exposer quelques réflexions. Elle reste rhétorique. La réponse évidente qu’elle appelle est simple : c’est non. Le texte impose que la visibilité de la pièce soit appréciée après son incorporation dans le produit complexe et lors de l’utilisation par l’utilisateur final hors « entretien », « service » ou réparation. [NB : si je mets les deux premiers termes entre guillemets, c’est que la version française du Règlement et de la Directive aurait pu être plus claire sous la forme « à l’exception de la maintenance, de l’entretien ou de la réparation« ]. C’est d’ailleurs un point clairement visé au paragraphe 37 de la décision précitée sur les pièces de rechange pour échangeur de chaleur (Troisième Chambre de Recours, 10 Septembre 2013, R 293/2012-3, AIC S.A. / A.C.V. Manufacturing NV) : « the fact that a spare part can be observed during a commercial transaction does not mean that the spare part at issue, because it is possible to see it then, automatically fulfils the visibility requirement, as required by Article 4(2)(a) CDR. The Regulation is clear in this respect: the requirement is fulfilled only if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter. »

En faveur de la prise en compte de la visibilité d’une pièce de rechange lors de l’acte d’achat, on peut faire valoir trois points, du plus au moins solide :

  • Le fait d’acheter un produit est le moment où sa valeur économique devient une réalité. Un produit dont l’aspect est attractif (qui a été bien dessiné) pourra se vendre à un prix plus cher [cf. les arguments chiffrés en faveur de l’adoption de la clause de réparation] ou en plus grandes quantités. L’une ou l’autre de ces possibilité sont citées comme des facteurs dans la norme ISO 10668 sur l’évaluation financière des marques ; la même logique pourrait être pertinente en matière de dessins et modèles.
  • La notion d’usage normal est définie via des exclusions. Les exceptions (et la condition de visibilité en est une) étant d’interprétation stricte, ne devrait-on pas envisager que tout usage autre que l’entretien, le service ou la réparation est un usage normal ?
  • Dans une décision qui constate la nullité d’un modèle, la Division d’Annulation a cru bon d’ajouter, une fois le sort de l’enregistrement tranché, « the appearance of the product is of little marketing interest » (Division d’Annulation, NO ICD 10 656 11 Jan 2019, MAR-BUD / Fast Development). Si l’on raisonne a contrario, c’est que l’apparence d’un produit a bien un intérêt commercial, non ?

A cela, on peut ajouter l’aphorisme qui tient lieu de titre à l’autobiographie de l’inventeur du design industriel : « la laideur se vend mal«  a dit Raymond Loewy.

Dans l’ouvrage plus récent de Denis Cohen sur Le Droit des Dessins et Modèles, le chapitre sur la visibilité cite un arrêt de la Cour de cassation ayant censuré l’audace d’une cour d’appel qui goutait à la thèse selon laquelle un modèle est valable à partir du moment où ses caractéristiques sont visibles, ne serait-ce que lors de l’achat du produit dans lequel il est incorporé :

Vu l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer valables les modèles déposés par la société Norcan, et accueillir l’action en contrefaçon, l’arrêt retient que ces profilés, comme ceux de la société Bett Sistemi France, sont vendus à des professionnels qui les intègrent eux-mêmes dans des assemblages qui peuvent être ensuite cédés à des utilisateurs finaux auxquels la section droite pourra être dissimulée, qu’en tout cas, les clients de la société Norcan achètent les profilés au vu de leurs caractéristiques, alors que la section droite est apparente et que même si cette section des profilés peut être cachée à la vue de l’utilisateur final, elle reste un élément apparent au moment de leur commercialisation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un dessin ou modèle ne peut être protégé au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle qu’à la condition d’être apparent pour l’utilisateur final, la cour d’appel, qui s’est référée à la situation prévalant lors de la commercialisation des produits auprès de professionnels chargés de les assembler, a violé le texte susvisé ;

Cassation civile, Chambre commerciale, 20 Février 2007, 05-14.272, publié au Bulletin

Mais cet arrêt ne vaut qu’au regard des conditions de validité sous l’empire de la loi de 1909. Il ne nous éclaire pas sur le sens à donner aux dispositions visées en introduction.

Dans un arrêt plus récent, et mettant en œuvre les dispositions du Règlement sur les Modèles Communautaires, la visibilité au moment de l’achat d’une « pièce de produit complexe » est évoquée sans que ce constat n’emporte de conséquence juridique : la cour mentionne par opposition que la pièce en question est de toute façon visible lors de l’usage normal.

Les modèles dont la validité était en jeu concernaient des « Semelles de chaussures » en classe de Locarno 02.04.

Considérant par ailleurs que si ces modèles de semelles de chaussures sont destinés à être incorporés dans le produit complexe qu’est une chaussure, il apparaît que ces semelles, une fois incorporées, restent bien visibles lors d’une utilisation normale des chaussures par leur utilisateur final au sens de l’article 4, § 2 et 3 du règlement ; qu’en effet ces semelles sont visibles non seulement au moment de leur achat, l’utilisateur final pouvant retourner les chaussures pour les examiner, mais également lors de leur utilisation normale au moment où l’utilisateur final se chausse et où il marche ;  

CA Paris P.5 Ch.1, 21 Mars 2017, EINSTEIN SHOES B.V. & FERRO FOOTWEAR B.V. / CHAUSSEA, n°089/2017

La visibilité des caractéristiques d’un produit au moment de l’achat (et non plus au moment de l’usage du produit) est une circonstance parfois évoquée, même pour des modèles qui ne sont pas des pièces de produits complexes (mais comme indiqué en introduction, ça devient hors sujet) : tel est le cas au paragraphe 98 d’un arrêt précédemment évoqué sur ce site (TUE (5ème ch.) 21 mai 2015, affaires jointes T‑22/13 et T‑23/13, Senz Technologies BV, contre OHMI ; Impliva BV), dans lequel le Tribunal énonce qu’ « il n’y a aucune raison de considérer que l’utilisateur averti ne devrait pas regarder un parapluie du dessus ou des côtés avant qu’il ne fasse son choix d’achat« .

b) Autres précisions sur l’usage normal

Après ces quelques écarts, revenons à une question fondamentale : quand un usage est-il un usage normal ?

Ce ne sera pas à l’occasion du démontage d’un pistolet à peinture, lorsqu’on cherche à le nettoyer ou à le tester, retient la Division d’Invalidation dans une décision de 2017 :

Cleaning and testing the gun require part of the gun to be dismantled; therefore, when this happens, the part in question is not ‘mounted in the whole product’. Furthermore, even the title of the holder’s evidence ‘SAT – Cleaning and Maintenance of Paint Spray Guns – Practical guide for optimum paint spray gun maintenance’ suggests that the process of cleaning the spray gun is considered maintenance work, although performed often by the end user. Testing requires the spray nozzle to be adjusted to a required paint pattern, thus falling into the category ‘servicing activities’, in the sense that this activity is required to examine if the gun works properly before its use.

INVALIDITY No ICD 10 084, 02/03/2017,
SATA GmbH & Co. KG / ANEST IWATA Corporation,

Et concernant des modèles de lames de patins à glace (dont -hélas pour son titulaire- seule la partie supérieure était revendiquée), ces pièces ne connaissent un usage normal que lorsque leur utilisateur glisse sur la glace grâce à elles, et non lorsqu’il faut les remplacer, pendant un match de hockey.

La pièce sur laquelle portait le modèle est un « runner » sur le schéma de droite ci-dessous, qui montre de quel façon il s’insère. Le blade-holder du patin à glace cache donc la partie supérieure du runner.

Le produit complexe

(…), the effective normal use of the ice skate occurs when the blade is inserted in the blade holder and the ice skate can be operated, namely can slide on the ice. (…) the contested RCD is declared invalid for lack of novelty and individual character within the meaning of Article 4 CDR, insofar as it is not visible during normal use of the complex product in which it is incorporated.

3) Visible, oui mais dans quoi ?

On considère ici le produit complexe qui enserre la pièce.

A nouveau, la question du titre mérite d’être précisée et cette fois il s’agit d’examiner un cas de figure qui est loin d’être absurde : qu’en est-il si le produit complexe est transparent ?

Treize ans après que la décision Albright ait été rendue, les Guidelines de l’EUIPO continuent à faire référence à une partie de sa motivation qui n’a, malheureusement, pas été remise en cause. En l’espèce, la transparence du produit complexe (ou au moins d’une partie essentielle de celui-ci) était avérée par des éléments de preuve, mais -de façon cinglante- la Troisième Chambre de Recours réduit ce cas de figure à « critère aléatoire », ce qui n’est pas très convaincant …

50 La titulaire avance aussi qu’il existe des produits complexes « au travers desquels on peut voir » et distinguer ainsi leurs composants internes. Elle cite comme exemple le cas des coffrets de relayage COREL pour ventilateurs de désenfumage à travers lesquels l’utilisateur final voit le contacteur grâce à un capot de protection transparent.

51 A cet égard, il importe tout d’abord de souligner que le contacteur électrique en question n’est pas visible dans son intégralité au travers du couvercle transparent ; ensuite, l’existence d’un couvercle transparent constitue un critère aléatoire qui dépend exclusivement des choix commerciaux du fabricant du produit complexe dans lequel le contacteur est incorporé.

Troisième Chambre de Recours, 3 aout 2009, R 1052/2008-3, ALBRIGHT France / Schaltbau GmbH

4) Questions préjudicielles sur la visibilité du dessous d’une selle de deux-roues

Pour finir sur les questions les plus subtiles, on peut se tourner vers Curia, relai des interrogations que le Bundesgerichtshof (BGH), a soumises à la CJUE. L’affaire à l’origine des questions préjudicielles reprises ci-dessous concerne la validité de l’enregistrement d’un modèle allemand constitué d’une seule vue, relative à la partie inférieure d’une selle de vélo ou de moto.

La problématique est celle de la visibilité de cette pièce d’un produit complexe (vélo ou moto) lors de son utilisation normale.

Une première question envisage pour la notion de visibilité un choix entre deux thèses : (1) reconnaissance objective du modèle une fois la pièce incorporée ou (2) visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou selon un certain « angle de vue de l’observateur ». Si l’on veut bien tenter d’anticiper la réponse, la première de ces deux hypothèses semble exclue.

Les questions suivantes sont soulevées si la seconde hypothèse devait être retenue en réponse à cette première question. La deuxième question porte sur la notion d’utilisation normale et pose également une alternative : cette utilisation normale dépend-elle de (1) de l’utilisation voulue par le producteur de la pièce ou du produit complexe ou (2) de l’usage habituel du produit complexe par l’utilisateur final. Là encore, si l’on prend le risque de tenter de répondre très brièvement à la place de la Cour, cette seconde possibilité est celle qui se rapproche le plus de la lettre des dispositions concernées (article 3, paragraphes 3 et 4, de la Directive 98/71).

Enfin, la dernière question est la seule formulée de façon ouverte, invitant la cour à indiquer des critères d’appréciation de l’utilisation (usage) normal du produit.

La formulation précise de ces questions préjudicielles est la suivante :

Convient-il de considérer qu’une pièce qui matérialise un dessin ou modèle est déjà « visible » au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71/CE lorsque l’on peut objectivement reconnaître le dessin ou modèle une fois la pièce montée ou le facteur déterminant est-il la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur ?

S’il convient de répondre à la première question en ce sens que le facteur déterminant est la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur :
a)    L’appréciation de l’« utilisation normale » d’un produit complexe par l’utilisateur final au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE dépend-t-elle de l’utilisation voulue par le producteur de la pièce ou du produit complexe ou de l’usage habituel du produit complexe par l’utilisateur final ?
b)    D’après quels critères convient-il d’apprécier si l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final est « normale » au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71/CE ?

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 août 2021 – Monz Handelsgesellschaft International mbH &Co. KG/Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (Affaire C-472/21)

L’INTA a soumis à la Cour un Amicus Brief, dans lequel il est soutenu que « “Visible” shall (…) be understood as a contrario to “hidden,” such as when the part is completely enclosed in the product« .

Ceci va dans le sens des propos tenus à la section (1)(a) ci-dessus (en faveur de la suffisance d’une visibilité partielle). L’avocat général et la Cour de Justice verront-ils les choses de la même façon ?

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A propos de l'auteur

Frédéric Glaize

Conseil en Propriété Industrielle (dessins & modèles, marques), chez Plasseraud IP.
Créateur et éditeur du site pmdm.fr.

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