INPI vs e-Soleau

Après l’HADOPI, devancée par un particulier qui avait déposé la marque à l’INPI (voir ici et là), c’est l’INPI qui a été inquiété par un dépôt de marque E-SOLEAU.

Cette marque avait été enregistrée -par l’INPI lui-même- au nom du prestataire qui devait mettre en œuvre pour le compte de l’Institut la version en ligne des fameuses enveloppes Soleau.

C’est en fait une véritable saga judiciaire qui, au travers de diverses procédures, a opposé l’Institut à son ancien partenaire.  Dans le cadre de cet affrontement, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 11 février 2011 dont les développements sur la notion de marque « notoirement connue » méritent une attention particulière. Avant d’examiner les grandes lignes de cette décision, un retour chronologique sur le contexte et les épisodes précédents n’est pas inutile.

• 10 décembre 2001 : l’INPI signe avec Ideas & Patents Limited (société de droit anglais) un ‘contrat de communication confidentielle‘ destiné à examiner l’opportunité d’un partenariat.
• fin 2003 : le projet de collaboration est abandonné.

• 10 novembre 2004 : Guillaume B. dépose la marque ‘e-soleau’ n° 3323121 en classes 09, 35, 38 et 42. L’INPI l’enregistre.
• 18, 17 janvier et 7 avril 2006 : Idées et Patentes (société de droit français dont Monsieur B. est le gérant et qui avait été présentée à l’INPI comme l’opérateur hexagonal de la société anglaise) réserve les noms de domaine <e-soleau.fr> <e-soleau.net> <e-soleau.com> et <e-soleau.eu>. Ces noms donnent accès à un site qui  propose un service de dépôt présenté comme équivalent à l’enveloppe Soleau (voir la trace gardée par WaybackMachine).
• 31 juillet 2006 : l’INPI réserve le nom de domaine <e-soleau.org>.
• 9 novembre 2007 : l’INPI adresse une lettre de mise en demeure à Idées et Patentes, sans effet.
• fin 2007 : la société Idées & Patentes engage une procédure UDRP à propos du nom de domaine <e-soleau.org>.
• 19 décembre 2007 : l’INPI assigne Idées & Patentes.
• 28 février 2008 : un panel de trois experts rejette la plainte UDRP (voir le billet de Cédric Manara).
• 2 mars 2010 : le TGI de Paris (RG 07/17165) juge que la « marque « enveloppe Soleau » est une marque notoire » et que la marque ‘e-soleau’ y a portée atteinte. Le tribunal prononce la nullité de la marque et ordonne le transfert des noms de domaine (et curieusement une mesure de publication, bien que les noms de domaine donnant accès au site sur lequel la publication était censée intervenir dussent être transférés…). Des dommages et intérêts sont alloués à l’INPI, à hauteur de 10 000 euros.  L’exécution provisoire est prononcée au regard du transfert des noms de domaine et de l’interdiction d’usage du terme « Soleau ». Idées & Patentes fait appel.
• 21 septembre 201o : l’INPI assigne Idées & Patentes et son gérant en liquidation d’astreinte.
• 16 novembre 2011 : le TGI de Paris (RG 10/13377) ordonne le paiement de 54.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte.

L’arrêt du 11 février 2011 est particulièrement intéressant en ce qui concerne l’application de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris : la question est celle de savoir si l’INPI peut se prévaloir du fait que le terme SOLEAU est une marque notoirement connue.

Sous un angle historique, le tribunal revient sur les prérogatives de l’INPI en ce qui concerne la vente et l’archivage des enveloppes Soleau. Tout a commencé par un brevet, celui d’Eugène Soleau, déposé en 1910 et portant sur l’invention d’une enveloppe à double compartiment « permettant, notamment, un enregistrement au moyen d’un timbrage par perforation du pli fermé tout entier qui indique en particulier la date et l’heure de réception du pli, la partie intérieure de l’enveloppe double étant ensuite renvoyée au déposant. »

Alors que le jugement rendu en première instance s’était directement attaché à examiner le degré de connaissance du terme Soleau chez le public concerné, la Cour s’attarde en premier lieu à examiner si l’INPI est bien en mesure de se prévaloir de la notoriété du terme Soleau pour invoquer la nullité de la marque ‘e-Soleau’. Or, rappelle l’arrêt, « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle« .

L’INPI justifie donc de sa mission consistant à fournir des enveloppes Soleau. Pour cela, l’Institut

produit le décret du 10 mars 1914 pris en application de l’article 4 de la loi du 14 juillet 1909, destiné à prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater la priorité d’emploi d’un dessin ou modèle ;

Qu’il y a toutefois lieu de relever que si ce décret prévoit la tenue de registres visés et estampillés avant usage par l’INPI permettant de recevoir des documents copiés ou reproduits et permet, par ailleurs, aux intéressés, pour compléter cette preuve, d’adresser à l’INPI, en double exemplaire, leur dessin ou modèle en précisant que l’INPI, ‘après inscription et perforation de la date d’arrivée, retourne l’un d’eux à l’envoyeur et place l’autre dans ses archives’ , il ne prévoit pas précisément, à l’instar de l’arrêté ministériel pris le 13 mars 1914, la mise en place et la gestion du système particulier des enveloppes Soleau que revendique l’INPI ;

Ces précisions sont intéressantes, mais il manque au moins un maillon dans cette chronologie : l’INPI n’existe que depuis 1951, date de sa création par la loi n°55-444 (et on trouve dans le décret d’application de cette loi la mission de « conservation et [d’]enregistrement du dépôt d’enveloppes doubles »).

Toutefois, là n’est pas le problème : le hic, c’est que l’INPI n’est pas le seul organisme à qui des textes octroient la capacité de recevoir les fameuses enveloppes. L’OMPI a pu en enregistrer au nom de créateurs de dessins et modèles. C’est ce que relève ensuite l’arrêt, en citant l’arrangement de La Haye (version de 1925) :

Qu’en outre, bien que le décret du 25 mars 1937 fixant le montant des taxes pour l’enregistrement et le gardiennage dues à l’INPI emploie le terme ‘système Soleau’ et bien que les documents internes de l’INPI ou des décisions judiciaires associent ce service de l’INPI et le terme ‘enveloppe Soleau’, force est de constater que l’usage de ces enveloppes Soleau n’est pas propre à l’INPI, l’article 6 de l’arrangement de la Haye du 06 novembre 1925 concernant l’enregistrement international des dessins et modèles prévoyant, notamment, un dépôt au bureau international de la propriété industrielle par l’envoi sous pli cacheté d’enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées (système Soleau) ;

La conséquence inéluctable pour la Cour est « que l’INPI qui ne peut se prévaloir d’une atteinte à des droits antérieurs sur le terme ‘enveloppe Soleau’ doit être déclaré irrecevable en son action » fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue.

Le raisonnement de la Cour parait strict. Devait-on pour autant écarter toute possibilité de co-propriété d’une marque notoirement connue ? Devait-on également donner de telles conséquences à la version de 1925 de l’arrangement de La Haye, sachant que ces modalités de dépôt n’ont plus cours (cf. acte de Genève de l’arrangement de La Haye, art. 5) ?

Fort heureusement pour l’INPI, la nature frauduleuse du dépôt de la marque ‘e-Soleau’ est reconnue par la Cour, qui prononce de ce chef la nullité de la marque litigieuse.

En effet, après que l’INPI ait rompu toutes relations avec les sociétés Ideas & Patents et Idées & Patentes, cette dernière -estimant que l’INPI avait détourné ses droits et  son savoir-faire-, a « multiplié courriers, plaintes et initiatives pour dénoncer le comportement de l’INPI à son égard et porter atteinte à ses activités »

• se présentant en qualité de titulaire exclusif de la concession de la marque ‘e-soleau’, la société Idées  & Patentes a adressé un courrier au ministre de tutelle de l’INPI, le 15 février 2007, pour qu’il soit fait injonction à cet Institut, qui venait de déposer le nom de domaine ‘e-soleau.org’, de cesser de contrefaire la marque ;
• le 28 novembre 2007, elle a déposé plainte devant la commission administrative du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI afin d’obtenir, par semblables motifs, le transfert de ce nom de domaine à son profit sans, toutefois, obtenir gain de cause ;
• par courrier du 14 avril 2005 adressé à l’INPI, la société Idées & Patentes, après mises en garde comminatoires, lui indiquait : ‘je vous confirme qu’I&P exploitera donc son cahier des charges ESE dont le site est déjà disponible en ligne sous son appellation originaire ‘version améliorative de l’enveloppe soleau électronique dont le cahier des charges a été approuvé par l’INPI‘ ;
• la page d’accueil du site e-soleau/enveloppe soleau électronique/www.e-soleau.fr sur lequel la société I&P présente ‘l’enveloppe soleau électronique’  comporte les mêmes mentions ;

Ces éléments conduisent les juges à considérer que « les appelants ont agi avec l’intention de [priver l’INPI] de l’usage d’un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire » à ses intérêts. La marque est donc annulée et l’ordre de transférer les noms de domaine confirmé.

Pour d’autres motifs la nullité de la marque est donc maintenue, tout comme l’ordre de transférer les noms de domaine.

Epilogue :

L’INPI a tiré de cette mésaventure les conclusions qui s’imposent en procédant en février 2011 au dépôt (auprès de lui-même) des deux marques ci-dessous.

Le projet de faire passer le système des enveloppes Soleau à l’âge du numérique remonte au moins à 2001. Une fois ces marques enregistrées, l’INPI va avoir cinq ans pour le mettre en œuvre avant de redouter un risque de déchéance de ses marques.