Affaire “Momo le Homard” : l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Toulouse annule la marque 29


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Une marque peut-elle valablement porter sur un nombre, si celui-ci est aussi le numéro d’un département ?

marque française 98 747 296

C’est à cette question, qui a l’air saugrenue, que peut se résumer la problématique juridique débattue dans l’affaire “Momo le Homard”, ainsi nommée en référence à l’enseigne d’un magasin breton. Le commerce en question écoulait des t-shirts flanqués du nombre 29. C’est précisément par cette activité qu’a été contrarié le titulaire d’une marque enregistrée en classe 25 et constituée par le nombre 29 entouré d’un cercle.

Voici donc le sixième billet consacré à cette affaire et je vous invite avant toute chose à aller jeter un œil aux épisodes précédents :

On arrive à l’épilogue avec l’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel de Toulouse le 31 mai 2011. Avec une épopée qui a suscité une proposition de loi (cf premier billet précité) heureusement sans lendemain, des débats enflammés et surtout un arrêt de la cour de cassation, on pourrait croire qu’après tant de réflexions ayant atteint de telle hautes sphères, la vérité va se dégager, limpide, et s’imposer comme une évidence. On sera donc déçu.

Pour mémoire, le principe dégagé par la cour de cassation tient dans ces lignes :

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de la marque “29”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le but frauduleux poursuivi par la société Bil Toki lors de ce dépôt est une pétition de principe qui ne s’accompagne d’aucun élément de preuve, que devant la réussite de la méthode qui a consisté à utiliser un nombre a priori banal pour l’associer à une identité culturelle, il ne peut être reproché à la société Bil Toki d’avoir cherché par avance à utiliser le protectionnisme économique permis par le code de la propriété intellectuelle pour se réserver l’accès privilégié aux marchés potentiels que sont les départements à forte identité culturelle, et que le dépôt de la marque “29”, loin de présenter le caractère frauduleux qui lui est prêté, relève en fait d’une bonne gestion d’une entreprise qui préserve ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d’une réitération du succès initial sur d’autres segments de marché ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le droit de marque n’était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Ce qui est étonnant dans cette motivation est d’affirmer que la cour d’appel s’était contredite alors qu’il ne ressort pas de qu’elle a constaté (que ce soit expressément ou en substance -si ce n’est pas l’interprétation extensive de la cour de cassation-) ce qu’indique la cour de cassation (et mis en gras dans le paragraphe ci-dessus).

La cour de cassation ne fait ici qu’étendre de façon hyperbolique l’effet d’un signe distinctif (qui en soi est un monopole légal) à “un accès privilégié et monopolistique à un marché“. Paradoxalement c’est nier la nature et la fonction de la marque, lesquelles restent cantonnées à l’identification des produits et services d’une entreprise. La marque empêche un concurrent de reproduire ou d’imiter le même signe pour identifier ses produits. Ni plus, ni  moins. La marque ne donne pas un “accès monopolistique à un marché” (marché qui du reste n’est pas défini).

Ce qui dans les faits était réellement gênant ici était que la stratégie marketing de la société Bil Toki (dont le succès est attaché à sa marque 64) n’ait pas réellement été mise en œuvre avec les nombreuses autres marques constituées de chiffres qu’elle avait déposées. En somme, ces marques pouvaient n’être que des marques de barrage. Or contre l’abus de droit que constitue le dépôt de marques de barrage, il existe une sanction : la déchéance pour défaut d’usage.

Toujours est-il que la Cour de renvoi (toujours toulousaine mais autrement composée) devait mettre en œuvre le principe dégagé par la cour suprême, aussi bancal soit il.

L’arrêt du 31 mai 2011 a bien du mal à énoncer de façon cohérente la motivation de la décision à laquelle il est pratiquement tenu d’aboutir.

[pullquote]Sous le titre (et l’apparence) d’une appréciation liée à la fraude, c’est en fait une appréciation sur [la] déchéance pour défaut d’usage à laquelle il est procédé[/pullquote]

Sous le titre (et l’apparence) d’une appréciation liée à la fraude, c’est en fait une appréciation sur la réalité de l’exploitation de la marque invoquée et donc la question de sa déchéance pour défaut d’usage à laquelle il est procédé : la section IV de l’arrêt est intitulée “Sur la fraude commise lors du dépôt de la marque” mais on y discute de la modestie du nombre d’exemplaires de produits commercialisés avec le signe 29 par le titulaire de la marque et de la fonction d’un tel usage (simplement décoratif ou véritablement à titre de signe distinctif).

Il est, à mon sens, difficile de se satisfaire de ce type de logique, fort peu limpide. Mais évidemment, sous ce billet, les commentaires sont ouverts pour donner d’autres analyses, éclairages et sensibilités sur ce qu’il faut comprendre de cette décision.

 

Voici donc l’essentiel de la motivation et le dispositif de cet arrêt :

Cour d’appel, Toulouse, Chambre 2, section 2, 31 Mai 2011

N° 2011/245, 09/04200

SARL JULOU COMPAGNIE, SAS BIL TOKI, LE DEPARTEMENT DU FINISTERE

(…)

MOTIFS DE L’ARRÊT

(…)

 

II – Sur l’irrecevabilité de la SAS BIL TOKI par suite du caractère déceptif de la marque,

A l’appui de son exception d’irrecevabilité, la société JULOU COMPAGNIE invoque l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. ». Elle fait valoir que la société intimée a toujours communiqué, s’agissant de la marque 64, sur le lien fort existant entre le département éponyme et ses produits, que de très nombreuses sociétés du Finistère, pour revendiquer leur origine et leur appartenance, mettent en avant le numéro 29 et que, dans ce contexte, le consommateur est invité à croire que les tee-shirts 29 disponibles sur le site de la société 64 sont fabriqués dans le Finistère.

Cependant, c’est à juste titre que la SAS BIL TOKI réplique que la marque n’ avait pas pour objet de promouvoir les produits spécifiques du Finistère ni d’indiquer la provenance des produits et qu’elle ne cherchait donc pas à tromper les consommateurs sur la provenance des produits. Tel n’est pas le cas s’agissant de vêtements banals fabriqués en n’importe quel lieu géographique français ou étranger. Ainsi un chiffre, et en l’occurrence le chiffre 29, est parfaitement distinctif pour ce type de produit.

 

III – Sur la demande du Département du Finistère de constater la nullité de la marque 29 par suite de la violation des dispositions de l’article L. 711-4 h du CPI.

 

L’article L 711-4 du CPI interdit le signe qui porte atteinte «’notamment . … au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale’». Le Conseil général du Finistère soutient que l’atteinte à ses droits résulte de l’impossibilité pour lui d’utiliser le chiffre 29.

Cependant il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société BIL TOKI porte atteinte au nom, à l’image ou a la renommée du Finistère en utilisant la marque 29 sur des tee-shirts, des polos ou des chemises qui sont

au surplus de qualité très convenable; l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

La demande de nullité du Département du Finistère sera donc rejetée.

 

IV – Sur la fraude commise lors du dépôt de la marque.

La société JULOU COMPAGNIE et le Département du Finistère demandent de prononcer la nullité de la marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 et la société JULOU COMPAGNIE demande également de prononcer la déchéance des droits de la société BIL TOKI et de Monsieur Olivier Mauroux sur ladite marque 29 pour défaut d’exploitation en invoquant des moyens qui viennent à l’appui de la demande de nullité.

La société JULOU COMPAGNIE et le Département du Finistère font en premier lieu valoir que est nul le signe ou la dénomination qui a fait l’objet d’un dépôt frauduleux, notamment parce qu’il s’agit d’une marque de barrage uniquement destinée à rendre le signe indisponible aux tiers qui ont un intérêt légitime à l’utiliser. Ils invoquent également le défaut d’exploitation sérieuse du signe 29 à titre de marque.

L’aptitude d’un chiffre à être déposé en tant que marque ne fait pas de doute mais l’usage qui est prévu d’en faire ou qui en est fait doit remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services commercialisés. La marque sert à identifier le produit ou le service auprès de la clientèle et un usage du signe à un titre autre que celui attaché à la fonction de la marque ne peut être retenu comme constituant un usage sérieux à titre de marque.

Ces principes induisent l’obligation de vérifier si l’usage que la société BIL TOKI entendait faire de la marque 29 était un usage sérieux à titre de marque.

Alors que l’arrêt de la CJCE du 11 mars 2003 (Ansul) exclut de retenir comme un usage sérieux une exploitation purement symbolique n’ayant pour objet que de maintenir les droits conférés par la marque, il est tout d’abord constant, ainsi que l’a constaté le premier juge que l’usage de la marque 29 s’est révélé sporadique et peu important pour des produits de grande consommation comme les tee shirts. Cet usage, n’ayant débuté qu’en juillet 2004 alors que la marque a été déposée en 1998, n’est justifié que par des factures de 2004 (501 tee-shirts) et une exploitation par site internet dont le poids économique est difficile à apprécier. Les autres factures produites sont postérieures aux échanges de lettres entre les parties en date des 24 janvier 2005 et 2 février 2005.

En définitive, c’est à bon droit que les appelants soutiennent que le seul usage dont la société BIL TOKI est susceptible de se prévaloir est la fabrication de 501 tee-shirts, dont elle n’a jamais prouvé qu’ils étaient proposés à la vente dans l’un quelconque de ses magasins avant le présent litige.

Cet usage est de plus effectué sous la bannière de la marque 64 qui apparaît comme la réelle marque d’identification des produits commercialisés par la société BIL TOKI anciennement nommée SARL 64.

La société BIL TOKI ne le conteste pas reconnaissant que la marque 64 est la marque centrale de la commercialisation mais soutenant que ce n’est pas parce qu’une marque est plus utilisée qu’une autre que le caractère frauduleux d’un dépôt est caractérisé.

Mais en l’espèce, le chiffre 29 a été utilisé par BIL TOKI comme un logo décoratif et non à titre de marque. En effet, sur le site internet de la société BIL TOKI vendant les tee shirts portant le chiffre 69, les tee shirts sont appelés «logo 29» et la marque du produit est identifiée comme étant la marque 64, «la marque au logo évocateur et du pays basque». Les tee- shirts portent au cou une étiquette portant uniquement la marque 64 dans un cercle et l’étiquette de code barres porte également uniquement la marque 64. Il s’agit pour le moins d’un usage équivoque du chiffre 29 à titre de marque.

La société BIL TOKI affirme que jamais elle n’a imaginé et encore moins entrepris d’action contre des personnes qui utilisaient le chiffre 29 en dehors de celles qui reproduiraient à l’identique la marque 29 entourée d’un cercle sur des articles textiles. Pourtant, dans ses conclusions en première instance, elle reprochait à la SARL JULOU COMPAGNIE l’utilisation, non seulement du chiffre 29 dans un cercle mais du «chiffre 29 en caractère arrondis, très proche de ceux déposés» et elle a obtenu que le jugement dont appel interdise à la société JULOU COMPAGNIE de commercialiser des produits «représentant seul ou en association avec d’autres éléments graphiques ou figuratifs le nombre 29 en chiffres arabes».

Le premier juge ne pouvait donc se satisfaire d’une exploitation strictement limitée à un faible volume juste suffisant, selon lui, pour éviter la déchéance de la marque pour non-utilisation.

En l’espèce, le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs empêchés d’entrer sur le marché.

La marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 sera en conséquence annulée.

 

V – Sur la déchéance.

Même si la demande n’est pas nouvelle, il ne sera pas statué sur la déchéance des droits de la société BIL TOKI de la marque 29 n° 98747296 pour défaut d’exploitation sérieuse, la déchéance n’étant encourue que si la marque est valide. En application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, un dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut conférer un titre de protection valable au profit du déposant.

 

VI – Sur la contrefaçon.

Pour les mêmes raisons, la marque 29 déposée le 25 août 1998 sous le numéro 98747296 étant annulée, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la contrefaçon de cette marque reprochée à JULOU COMPAGNIE.

 

VII – Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société JULOU COMPAGNIE.

La société JULOU COMPAGNIE demande, sur le fondement du caractère abusif de la procédure entreprise par la société BIL TOKI, de la condamner in solidum avec Monsieur Olivier Mauroux à lui verser une somme de 190.000 euros en réparation du préjudice subi par suite de cette procédure abusive.

Dans la mesure où, notamment, le bon droit de la société BIL TOKI avait été reconnu en première instance et devant la Cour d’appel, le caractère abusif de la procédure n’est pas établi. De plus, les pièces produites sont insuffisantes à établir un tel préjudice alors que le chiffre d’affaires de la société a progressé de manière importante. La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de restitution des sommes versées à la société BIL TOKI en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement infirmé, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision valant mise en demeure, en vertu de l’article 1153 du Code civil.

Il sera en revanche fait application de l’article 700 au profit de la société JULOU COMPAGNIE et du Département du Finistère.

 

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Prononce la nullité du jugement en date du 23 mai 2006,

Et statuant de nouveau sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,

Prononce la nullité de la marque 29 déposée par la société BIL TOKI le 25 août 1998 sous le numéro 98747296,

Déboute la société BIL TOKI de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,

Déboute la société JULOU COMPAGNIE de sa demande en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. à verser à la société JULOU COMPAGNIE une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. à verser au Département du Finistère représenté par le Conseil général du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société BIL TOKI et Monsieur Olivier M. aux entiers dépens,

Autorise le recouvrement direct des dépens au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

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