Validité des marques GAY et FEMME pour des publications : une discrimination ?

Ce billet est une traduction enrichie de la version publiée initialement sur Class 46.

Deux arrêts rendus en 2008 par la chambre commerciale de la cour de cassation méritent d’être rapprochés, dans la mesure où ils concernent des situations et problématiques similaires.

Cet exercice, qui d’habitude permet de déceler les nuances du raisonnement subtil de la cour suprême, ne permettra sans doute pas dans le cas présent d’éclairer les praticiens préoccupés par la validité des marques qui leurs sont soumises.

Il ressort en effet que, selon les arrêts rapportés, le terme GAY n’est pas distinctif pour désigner des publications en lignes destinées à la communauté homosexuelle, alors que la marque verbale FEMME est parfaitement valide pour désigner des publications imprimées destinées à un public féminin.

La première affaire concerne la validité de deux marques : l’une purement nominale et l’autre associant le terme GAY à l’expression « infos magazine » et à un graphisme (silhouettes d’immeubles).

Ces marques sont détenues par la société Néocom et enregistrées pour les services suivants :

• GAY, marque nominale déposée le 11 Mars 1994 et enregistrée sous le n°94 510 806 en classes 9, 16, 35 et 41 pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) , de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement; la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Papier, carton articles pour reliures; photographies; papèteries; adhésifs (matières collantes) pour la papèterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d’échantillons; conseils, informations ou renseignement d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; agences de presse et d’informations; télex, télécopie, télégramme, vidéotexte, télétexte; location d’appareils pour la diffusion de messages; services d’appel radioélectrique.
  Education; formation; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de livres, dressage d’animaux; organisation de compétions sportives, de concours; parcs d’attraction; location d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; location de magnétoscopes, de postes de radio ou de télévision; jeux, jeux de casino; studios de cinéma et d’enregistrement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Restauration (alimentation); soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et d’agriculture; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent être rangés dans une autre classe; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; pompes funèbres; travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtement, de literie, d’appareils distributeurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d’exposition. ».

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  GAY Infos Magazine et graphisme, déposée le 14 Septembre 1989, enregistrée sous le n° 1 572 898 en classes 35 et 41 pour des services de « Publicité, télématique, services informatiques, télématiques, vidéo, téléinformatiques, centre serveur télématique; service d’enregistrement, de transcription, de composition, de compilation, de classement et d’enregistrement de programmes d’informations, de données notamment statistiques, d’annonces publicitaires, de publicité et de fichiers notamment pour consultation par des terminaux vidéo d’usager; location de terminaux; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, vidéo, télématiques; télescription; transmission de messages notamment dans le cadre de services télématiques, de télécopie et de télétexte, diffusion d’informations; de programmes radiophoniques ou de télévision par tous moyens; communication pour terminaux télématiques notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation et d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci. Service télématique permettant l’accès à des banques de données informatiques« .

Néocom est également titulaire du code télématique 3615 GAY et du nom de domaine gay.fr, réservé en décembre 1995.

Les défenderesses, Planetout Partners France, Planetout Partners Inc, Pridecom productions LLC et Planetout USA Inc exploitent les sites gay.net et gay.com (ce dernier aynt un sous domaine configuré en fr.gay.com). Néocom invoque la contrefaçon de ses marques et des griefs de concurrence déloyale à l’égard de son code Minitel et de son nom de domaine. Les défenderesses demandent reconventionnellement la nullité des marques.

La cour d’appel a fait droit à la demande reconventionnelle, ce que la cour de cassation refuse d’infirmer. Son raisonnement est le suivant :

• sur la marque semi-figurative :

« ayant examiné l’ensemble des marques en litige, dans leur globalité, l’arrêt relève que le terme Gay est un terme communément utilisé en France depuis de nombreuses années, et, en tout cas, antérieurement au dépôt de la marque, et qu’il n’est pas contesté que la partie verbal Gay Infos magazine constitue l’élément dominant ; qu’il retient encore que pour le public de référence à savoir la communauté homosexuelle, les termes Gay infos magazine ne sont pas seulement évocateur de celui en direction duquel les produits et services visés à l’enregistrement sont destinés, mais dépourvus de tout caractère distinctif »

• sur la marque nominale :

« ayant relevé que si, comme le soutient la société Néocom multimédia, un terme existant ayant une signification particulière peut constituer une marque valable par rapport aux produits et services qu’elle désigne, il n’en demeure pas moins que la marque litigieuse visait, dès son enregistrement, un utilisateur final des services désignés, c’est-à-dire un membre de la communauté homosexuelle ; que la cour d’appel en a déduit , à bon droit, que cette circonstance privait la marque litigieuse de tout caractère distinctif »

De la même façon, la cour valide le raisonnement selon lequel ne constitue pas une faute l’usage d’un nom de domaine consistant en un terme « banal et commun« , ceci « dans le but d’identifier la clientèle à laquelle s’adresse le site correspondant, en l’absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs »  et si la reprise dans ce contexte du radical du nom de domaine d’un concurrent n’est pas « susceptible de procurer à celui qui la pratique des économies« .

Cet arrêt du 8 Avril 2008 est disponible sur Legifrance.

Dans la seconde affaire, Prisma Presse invoque sa marque nominale FEMME déposée le 16 Octobre 1995, enregistrée en classe 16 et exploitée comme titre d’un magazine féminin. Sur la base de cette marque elle assigne les sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest qui ont édité des magazines intitulés « Bordeaux Femmes », « Nantes Femmes », « Angers Femmes » et « Rennes Femmes ». Là encore, la défense repose sur une demande reconventionnelle en nullité.

A nouveau le recours est rejeté. Mais cette fois-ci le pourvoi était formé à l’encontre d’un arrêt affirmant la validité de la marque en cause.

La Cour de cassation justifie sa position comme suit :

« après avoir constaté que les produits désignés à l’enregistrement étaient les journaux et périodiques, magazines, revues, livres et publications, l’arrêt retient qu’à la date du dépôt de la marque, le terme Femme ne constituait pas la désignation générique de tels produits, et que le signe était tout au plus évocateur du public visé par la publication ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que la marque n’était, au regard des produits visés à l’enregistrement, pas générique, et qu’elle n’en décrivait pas les caractéristiques, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait »

Cet arrêt rendu le 16 Décembre 2008 est disponible sur Legifrance.

Par le passé d’autres marques composées du seul terme FEMME ont été jugées valides, comme le soulignent G. Bonet et A. Bouvel dans le Jurisclasseur (fasc. 7090 §22) :

On trouve en revanche des décisions plus surprenantes où, sous couleur d’évocation, les juges du fond admettent la validité de marques qui auraient plutôt mérité la qualification de marques dénuées de distinctivité. Le Tribunal de grande instance de Paris a par exemple considéré comme distinctive la marque « Femme », déposée pour désigner un parfum pour… femme, au motif que cette marque suggère l’idée de féminité (TGI Paris, 6 mai 1998 : PIBD 1998, III, p. 520. – Dans le même sens, V. CA Paris, 4e ch. B, 6 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-023257 ; Ann. propr. ind. 1998, p. 181. – CA Paris, 14 avr. 1999 : PIBD 2000, III, p. 513) ; cette solution laisse perplexe tant il semble qu’en l’occurrence la marque ne suggère pas mais décrit purement et simplement la destination du produit désigné.

On voit donc avec ces deux arrêt de la même chambre de la cour de cassation que la subtile nuance entre un caractère « tout au plus évocateur » du public visé et l’absence de caractère distinctif du fait de la désignation du public visé reste mince comme du papier à cigarette. Disons que cela relève de l’appréciation des faits et échappe donc au contrôle de la cour de cassation. Tout comme la présence d’éléments figuratifs (non négligeables) dans l’enregistrement n° 1 572 898. Voila donc qui ne fera pas progresser la sécurité juridique, faute d’une harmonisation de la jurisprudence qui la rende un tant soit peu prévisible.