Autodivulgation : quand la Troisième chambre de recours de l’EUIPO réécrit l’article 7.2 du Règlement sur les Dessins & Modèles communautaires

Dans l’Union Européenne, pour être valable un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel, c’est à dire se différencier suffisamment des produits déjà divulgués –y compris ceux du déposant.  Le déposant peut cependant bénéficier d’une exception à ce principe : la divulgation n’est pas de nature à détruire la nouveauté et/ou le caractère individuel de son dessin ou modèle, si elle a été faite :

Ces deux conditions, lorsqu’elles sont réunies, suffisent normalement pour bénéficier de l’exception “d’autodivulgation”.

Mais une décision de la 3ème Chambre de recours de l’EUIPO rendue fin 2015 change la donne, en refusant le bénéfice de cette exception à une divulgation qui était pourtant intervenue dans le délai des 12 mois avant dépôt, du fait du titulaire, au motif que la finalité de cette divulgation n’était pas de “tester le produit sur le marché”.

Cette finalité apparait comme une troisième condition pour la mise en œuvre de l’exception d’auto-divulgation. En pratique cela doit conduire les déposants de dessins et modèles à adopter certains réflexes voire à adapter leur stratégie de dépôts, même si l’on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette solution et ce, malgré les efforts déployés par la troisième chambre pour expliquer les raisons de sa décision…

I) Éléments d’espèce

A) Faits

L’affaire dont il est question portait sur un modèle de chaussure dessiné par la créatrice de mode Isabelle Marant, reproduit ci-dessous, déposé le 27 décembre 2010.

Un concurrent en demandait l’invalidation pour défaut de nouveauté et de caractère individuel. Le demandeur en invalidation  présentait à l’appui de sa requête plusieurs antériorités.

L’une d’entre elles consistait en la publication antérieure du modèle communautaire reproduit ci-après, également déposé par la société d’Isabelle Marant et publié le 4 août 2010 :

Un rapide calcul permet de constater qu’il s’est écoulé environ 5 mois entre le dépôt du modèle contesté et la publication du modèle antérieur invoqué. Cette divulgation intervient donc moins de douze mois avant le dépôt du modèle contesté (période indiquée par la bande violette sur la frise chronologique ci-dessous). Dès lors, la titulaire du modèle contesté pouvait légitimement espérer bénéficier de l’exception d’auto-divulgation précédemment décrite, laquelle lui permettait de divulguer son modèle ou tout modèle n’en différant que par des détails insignifiants 12 mois avant son dépôt, sans en détruire la nouveauté ni le caractère individuel.

C’est ainsi logiquement, et sans doute confiante, qu’elle invoque à titre de défense le bénéfice de  l’article 7.2 RDMC, pour que la publication de son propre modèle antérieur ne lui soit pas opposée.

En première instance, la Division d’Annulation de l’EUIPO lui donne raison, considérant que la publication précitée s’entend bien d’une auto-divulgation non opposable.

B) Sanction infligée par la Chambre de Recours

Mais la 3ème Chambre de Recours va adopter une position parfaitement inverse, à notre connaissance inédite en matière de dessins et modèles communautaires.

Elle rappelle en premier lieu que l’autodivulgation prévue à l’article 7.2 s’entend d’une exception au principe de divulgation destructrice de nouveauté et, qu’en tant qu’exception, elle doit être interprétée strictement.

Puis elle constate que la Division d’annulation a fait une application erronée de cette exception en autorisant le bénéfice de celle-ci au modèle contesté, car elle en a « méconnu, notamment, la finalité sous-jacente ».

Et en l’occurrence, pour la Chambre de recours, cette finalité sous-jacente est de permettre au designer de « tester son produit sur le marché », avant de l’enregistrer comme modèle communautaire (point 28).

La Chambre de recours cite à ce propos le considérant 20 du Préambule du Règlement sur les dessins et modèles communautaires (RDMC). Celui-ci explique la nécessité des dispositions de l’article 7.2 et exprime l’idée de test du marché, en précisant qu’« il est nécessaire de permettre au créateur ou à son ayant droit de tester les produits intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si la protection offerte par l’enregistrement communautaire est souhaitable. »

La prise en compte de cette ratio legis va conduire la Chambre de recours à écarter le bénéfice des dispositions de l’article 7.2 au regard de la publication du modèle antérieur, celle-ci n’étant de toute évidence « aucunement  destinée  à  un  but  promotionnel, c’est-à-dire effectuée pour tester la chaussure sur le marché” mais étant au contraire “de nature exclusivement administrative ».

Dès lors, le modèle second est annulé pour défaut de caractère individuel en raison de la proximité de son aspect global avec le modèle premier.

La publication d’un modèle identique ou quasi-identique par un office n’est donc pas considérée comme l’un des actes permettant à son titulaire d’invoquer utilement le bénéfice de l’article 7.2 (points 33 à 35).

Se dessine ainsi à la lecture de cette décision, outre les deux conditions temporelle et personnelle prévues pour bénéficier de cette exception d’auto-divulgation,  une troisième condition relative à la finalité d’une telle divulgation, dont le déposant devra être à même de prouver qu’elle était promotionnelle, commerciale.

C) Une solution de rupture

Par la décision rapportée, la Chambre de recours opère, à notre connaissance, une censure de la pratique suivie jusque-là par la Division d’Annulation. Il ne semble pas, pour les décisions auxquelles nous avons pu avoir accès, que la finalité promotionnelle des divulgations ait été expressément recherchée dans le passé comme condition de mise en œuvre des dispositions de l’article 7-2. Plus clairement, dans plusieurs décisions de la Division d’Annulation, le bénéfice de l’article 7-2 a été accordé sans autre condition que la simple publication par un Office d’un modèle antérieur au nom du créateur ou de son ayant droit et publié moins de douze mois avant le dépôt du dessin ou modèle en jeu. Ainsi par exemple :

• pour apprécier la validité du modèle communautaire n°000586748-0002 déposé le 11 septembre 2006, il n’est pas tenu compte de la publication intervenue le 7 mars 2006 du modèle communautaire n°000471594-0001, déposé par un ayant-droit du titulaire du modèle en jeu.
  (EUIPO, Division d’Annulation, 31/03/2008, ICD 000003986, Francisco Delgado Ortiz vs. Camm-Way Accessories S.L., point 12)
• pour apprécier la validité du modèle communautaire n° 000246681-0001 enregistré au nom du titulaire avec une date de dépôt du 29 octobre 2004 et revendication d’une priorité allemande du 3 mai 2004, il “n’est pas tenu compte de la divulgation D4 [le modèle d’utilité DE 20 2004 007 404 U1, qui a été déposé au nom du titulaire le 8 mai 2004 et enregistré le 1er juillet 2004] dans le cadre de l’application des articles 5 et 6 du RDC dans la mesure où D4 n’a été divulgué au public que pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire et sur la base d’informations fournies par le créateur.”
  (EUIPO, Division d’Annulation, 11/03/2008, ICD 000004364, T-Mobile Deutschland GmbH vs. elasto form KG, point 13)
• “Design D3 has been registered in the name of the Holder and published within the grace period. The Holder claims that the design is thus excluded from the assessment of novelty and individual character. The Office agrees with the Holder. The disclosure should not be taken into account. The purpose of the provision is to allow the Holder of the design to disclose it for a 12-month period before the date on which the design has to comply with the conditions of novelty and individual character. Design D3 is excluded pursuant to Article 7(2) CDR.”
  (EUIPO, Division d’Annulation, 11/06/2013, ICD 8536, Samsung Electronics Co. Limited et al. / Apple, point 43)

Dans la décision du 11 juin 2013 citée ci-dessus, on peut souligner que la Division d’Annulation indique la finalité de l’article 7-2 sans faire référence à l’idée de tester les produits sur le marché (“l’objectif de ces dispositions est de permettre au Titulaire du modèle de le divulguer pendant une période de douze mois avant la date avant laquelle le modèle doit se conformer aux conditions de nouveauté et de caractère individuel”).

II) Analyse critique

Sur le plan juridique et intellectuel, le raisonnement de la Chambre donne l’apparence d’être légitime. Le fait que la décision de la Chambre de recours marque une telle rupture et soit extrêmement sévère envers les déposants nous a toutefois conduit à examiner d’un œil critique son raisonnement.

A) Sur les principes d’interprétation invoqués par la Chambre de recours

Si la décision peut paraître sévère, il faut bien admettre que les méthodes d’interprétation auxquelles fait appel la Chambre n’ont rien d’extraordinaire ni d’aberrant.

1) Interprétation stricte des exceptions

La notion d’interprétation restrictive à laquelle la Chambre de recours fait ici référence relève d’un principe général du droit : exceptio est strictissimae interpretationis (une exception est d’une très étroite interprétation). Même si c’est surtout en matière pénale que ce principe à vocation à s’appliquer, il n’y est pas cantonné.

C’est bien d’une exception dont il est question dans l’affaire en cause. Le principe posé à l’article 7.1 concerne la détermination des circonstances dans lesquelles un dessin ou modèle est considéré comme divulgué. Les dispositions énoncées à l’article 7.2 énoncent bien une dérogation à ce principe (ce que la décision de la Chambre de recours souligne au point 29 de sa décision) en écartant le jeu des dispositions de l’article 7.1 quand les conditions énoncées sont réunies.

2) Approche téléologique

Il est parfaitement légitime d’avoir recours à ce qu’exprime le préambule d’un Règlement ou d’une Directive pour mieux comprendre et interpréter le dispositif de telles normes. C’est naturellement dans cette partie introductive des textes communautaires que sont exprimés les objectifs poursuivis. La mise en œuvre d’une interprétation téléologique ayant par définition vocation à rechercher la finalité poursuivie par un texte normatif, il est d’autant plus approprié de se reporter à son préambule.

D’ailleurs, pour interpréter le Règlement 6/2002 sur les Dessins ou Modèles communautaires, le TUE a déjà eu l’occasion d’examiner son préambule. Tel était par exemple le cas dans l’arrêt relatif à un modèle de biscuit fourré au chocolat,  à propos duquel la problématique se résumait à déterminer si la protection d’un modèle portant sur un produit non complexe impliquait une condition de visibilité. Or, la condition de visibilité est explicitement exprimée dans le dispositif du Règlement uniquement pour les dessins ou modèles portant sur des pièces de produits complexes ; à l’inverse, le dispositif du Règlement n’exprime pas explicitement de condition de visibilité pour ce qui concerne les dessins ou modèles portant sur des produits ou parties de produits qui ne sont pas complexes. A l’égard de cette dernière catégorie, pour se déterminer le juge s’est notamment appuyé sur plusieurs considérants du préambule du Règlement 6/2002 (TUE, 9 septembre 2014, affaire T‑494/12, point 20).

Comme autre exemple récent de mise en œuvre de l’approche téléologique au niveau communautaire et en matière de propriété industrielle, on peut citer l’arrêt de la CJUE du 4 février 2016 (Youssef H c/ BREIDING, affaire C-163-15, commenté et critiqué par Gilles Ringeisen).

B) Sur la mise en œuvre de ces principes   

En premier lieu on peut se demander si le texte de l’article 7.2 avait besoin d’être interprété : les dispositions de l’article en jeu ne semblent pas mystérieuses ou ambiguës au point de nécessiter d’aller rechercher la volonté du législateur

1) Nécessité d’interpréter ce qui est clair ?

La qualification des faits de l’espèce ne devrait pas poser de difficulté au regard des termes de l’article 7.2. On peut noter que parmi les actes visés par cet article, sont explicitement prévus ceux accomplis “par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit”. Or le dépôt d’un modèle constitue bien un acte accompli par le créateur ou son ayant droit et la publication de ce modèle par l’Office (qui est un tiers) l’est bien sur la base de l’acte de dépôt ainsi accompli.

2) Mise en pratique des méthodes d’interprétation

En second lieu, la mise en œuvre des méthodes d’interprétation peut prêter le flanc à la critique.

• Interprétation stricte des exceptions

Même si la notion d’interprétation stricte ne doit pas être confondue avec celle d’interprétation restrictive,  il y a ici un côté un peu artificiel dans la mise en œuvre du principe d’interprétation stricte des exceptions.

L’interprétation stricte, qui s’applique par essence aux exceptions, n’implique-t-elle pas qu’on lise de façon stricte les dispositions de l’article 7.2, c’est-à-dire sans rien y ajouter ? Or le procédé employé par la Chambre de recours et consistant à rechercher la finalité de l’exception prévue par l’article 7.2 aboutit à faire entrer dans les conditions prévues par cet article une condition additionnelle.

C’est d’autant plus surprenant que les conditions que l’article 7.2 prévoit pour sa mise en œuvre sont explicitement mentionnées comme étant cumulatives et sont énumérées sous forme de liste (dont les éléments sont identifiés par a) et b)). Du fait de cette présentation, les conditions énumérées apparaissent exhaustives. Aussi, il n’apparaît pas très rigoureux d’introduire dans cette article une condition qu’il n’exprime pas.

La Chambre de recours s’est tout simplement permis de réécrire l’article 7.2, pour y introduire ce qu’il ne contient pas. C’est la principale critique adressée à la décision rapportée ; ce n’est pas la seule.

• Méthode téléologique

L’autre principe d’interprétation mis en œuvre par la Chambre de recours est celui qui se rapporte à la finalité recherchée par le législateur.

Plusieurs des directions dans lesquelles on se tourne pour rechercher la raison d’être de la période d’innocuité de l’autodivulgation ne fournissent aucune réponse.

Ainsi le préambule de la Directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ne comporte aucun considérant se rapportant sur ce principe, contrairement au préambule du Règlement.

En France cette Directive a été transposée par voie d’ordonnance. Son adoption s’accompagnait de la publication d’un Rapport au Président de la République qui en explique la teneur. On aurait pu espérer y trouver des explications sur la raison pour laquelle la réforme prévoit une période de douze mois de tolérance face à l’autodivulgation, mais là aussi, on reste sur sa faim. Ce rapport souligne surtout que les divulgations qui sont le fait du créateur ou de son ayant droit lui sont opposables, ce qui n’était pas le cas sous l’empire de la loi de 1909. Ce rapport n’explique pas plus que la Directive la raison d’être du délai de 12 mois au cours duquel l’autodivulgation est tolérée.

Pour remonter plus en amont dans la recherche de l’origine et la raison d’être de la période de grâce de douze mois, on peut se référer au Livre Vert pour la protection des dessins et des modèles, publié par la Commission en juin 1991. Ce document est l’une des rares sources qui exprime la volonté dont a été animé le Législateur européen lors de la préparation de la Directive.

Comme l’avant-projet de Directive annexé au Livre Vert prévoyait une solution qui a finalement été retenue dans la Directive elle-même et comme le Règlement sur les Dessins ou Modèles communautaires est directement issu de la Directive, les explications fournies dans le Livre Vert sont intéressantes dans la quête de la ratio legis de cette période de douze mois pendant laquelle une autodivulgation reste sans effet.

Sur le point qui nous intéresse, ce Livre Vert exprime la justification d’une période de grâce d’une façon un peu différente à ce que le préambule du Règlement 06/2002 exprime. Le système de protection envisagé prévoit deux possibilités, qui ne sont pas mutuellement exclusives : le modèle non enregistré (ce qui a été retenu pour le modèle communautaire et existe dans d’autres législations de pays membre, comme au Royaume-Uni) et le modèle enregistré.

L’introduction de la période de grâce précédant le dépôt d’une demande d’enregistrement de modèle est présentée comme un moyen d’éviter d’avoir à choisir dès le départ soit l’un soit l’autre de ces deux systèmes (Livre Vert sur la protection des dessins & modèles industriels, Commission, juin 1991, 111/F/5131/91-FR, paragraphe 6.2.2).

Ainsi, lorsque l’introduction d’une période de grâce a été suggérée, sa finalité n’était pas exprimée comme étant de permettre au créateur (ou son ayant-droit) de tester le marché. La notion de test du marché est citée (au paragraphe 6.2.1), mais comme l’une des raisons pour lesquelles une certaine protection pourrait aussi être accordée à des modèles non enregistrés.

Ceci vient quelque peu relativiser la pertinence de l’interprétation donnée par la Chambre de recours dans la décision examinée.

III) Impact de la décision

A) Absence de recours (?)

Plus de six mois après qu’elle ait été rendue, la décision R 2428/2013-3, dont il est ici question, ne semble pas avoir fait l’objet d’un recours devant le TUE. Plusieurs instances opposaient les parties devant l’EUIPO à propos de divers modèles de chaussures et (au moment de la rédaction de ce billet) parmi celles-ci, seule la décision R 2429/2013-3 est mentionnée sur Curia comme ayant fait l’objet d’un recours (affaire T-9/16).

Il convient de rester prudent sur ce point, même si le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision (article 61.5 RDMC) et que les Chambres de recours sont rarement lentes pour notifier.

En l’absence de recours, il faut donc envisager de vivre (au moins pour un certain temps) avec cette solution, ce qui implique d’avoir quelques réflexes dès que l’on s’appuie sur l’article 7.2 et même d’adapter ses stratégies de dépôts.

B) Précautions que les déposants devront dorénavant envisager

Si son caractère définitif est confirmé, cette décision devra inciter les déposants au moins à la prudence.

La première précaution à prendre sera naturellement de produire des éléments attestant d’efforts pour « tester le marché » chaque fois qu’on l’on invoquera le bénéfice des dispositions de l’article 7.2 dans le cadre d’une action. Il s’agira de montrer que le produit (du moins un prototype) correspondant au modèle déposé a été présenté à des acquéreurs potentiels. Il sera donc utile d’archiver par exemple ce qui concerne la présentation d’une nouvelle collection aux acheteurs.

De façon un peu plus radicale, les déposants pourraient aussi préférer :

• ne déposer des dessins ou modèles à l’EUIPO que sous le bénéfice d’une priorité, de façon à éviter, tant que faire se peut et pendant une durée limitée à six mois, les effets produits par la présente décision de la Troisième Chambre de recours.
• avoir recours à l’ajournement de publication (et donc accepter notamment ce qu’impliquent les articles 19.2, 50.6 et 51.2 du RDMC)

Reste aussi pour les titulaires de modèles un élément à renforcer du fait de cette décision : le maintien d’une vision stratégique dans leurs dépôts successifs.