Un arrêt du TUE rendu au sujet de la validité d’un modèle partiel mérite un peu d’attention en raison de la façon dont sont appréciées les antériorités invoquées dans ce cas de figure pour contester le caractère individuel du modèle en jeu.
Le fait qu’il s’agisse d’un modèle partiel permet accessoirement de voir en quoi la représentation de parties non revendiquées dans l’enregistrement peut avoir une influence dans l’analyse de la validité du modèle.
Concernant les antériorités invoquées, leurs particularités résident dans le fait qu’un modèle soit relatif à un produit en mouvement et dans la nature partielle des différents modèles antérieurs. Il s’agira alors de déterminer ce qui constitue l’impression d’ensemble de chacun de ces modèles antérieurs.
Enfin, dans cette affaire, un autre aspect saute aux yeux : les antériorités invoquées relèvent de secteurs d’activité n’ayant strictement rien à voir avec celui des produits auxquels le modèle en jeu s’applique. S’interroger sur l’accessibilité de leur divulgation donne l’occasion de souligner l’importance de l’arrêt ESS/Nivelles.
Avant la fin de cet article, on croisera aussi des comparaisons incongrues à la peinture de Magritte, à un obscur film de Lee Frost et au plus simple des concepts de la théorie des ensembles.
I) Enregistrement dont la validité est en jeu
A) Une procédure dirigée contre un modèle partiel
RCD n°16636618-0003 (fig.1) 
RCD n°16636618-0003 (fig.2)
L’affaire est simple est classique : Henkel AG est titulaire de l’enregistrement du modèle communautaire ci-dessus. La société Buck-Chemie GmbH a engagé une action en nullité à son encontre en invoquant notamment à cet effet plusieurs antériorités.
La Division d’Annulation a rejeté l’action en nullité de Buck Chemie (décision en allemand). La Chambre de Recours a ensuite rejeté son recours (décision rendue en allemand et traduite en anglais). La décision qui nous intéresse ici est celle rendue ensuite par le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne (TUE).
De façon évidente, le modèle enregistré ne porte que sur les quatre balles de couleur ainsi disposées : le support dans lequel elles s’insèrent étant représenté en pointillés, son aspect n’est pas protégé par l’enregistrement. Cette exclusion se déduit du mode de représentation : les pointillés sont l’une des façon d’exprimer un renoncement visuel ou « visual disclaimer« , telles que prévues par la communication commune à plusieurs Office « CP6 ».
On est donc en présence d’un modèle partiel, c’est à dire correspondant à « une partie de produit » (comme le prévoit l’article 3a du Règlement 6/2002).
B) Impact des pointillés
La représentation de parties de produits non revendiquées dans les enregistrements de modèles suscite une question récurrente : est-ce que la représentation d’un tel élément a un effet juridique quelconque (et un intérêt pour le déposant) si ça n’entre pas dans l’objet de la protection ?
En l’espèce la représentation non revendiquée d’un conteneur autour des quatre balles permet de comprendre que le produit auquel s’applique le modèle est un désinfectant qui « constitue un bloc fixé dans un panier qui est placé sous la chasse d’eau dans la cuvette » et non pas d’un bloc qui serait simplement « jeté dans les cuvettes des toilettes ou les urinoirs sans être fixé » (§48 de l’arrêt du TUE) .
Ceci implique certaines contraintes qui viennent limiter le degré de liberté du créateur, dont l’article 6.2 du Règlement impose de tenir compte dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel (point en quatrième position du fameux test en quatre étapes). En pratique, pour un bloc destiné à être fixé au rebord de la cuvette des toilettes, cela signifie que :
(…) ce type de produit impose naturellement des contraintes du point de vue de sa matière, à cause des substances chimiques utilisées pour les blocs pour cuvettes de toilettes, ainsi que du point de vue de sa taille et de sa forme, qui doivent être adaptées pour permettre de placer les blocs dans le support prévu (…)
(§47)
On peut noter que ce processus rejoint dans les grandes lignes ce que préconise l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). La notion de modèle partiel était à l’ordre du jour des travaux de l’AIPPI en 2018. Lors du congrès de Cancun, la résolution adoptée sur cette question énonce qu’il convient :
(…) de considérer la Partie Non Revendiquée et la Partie Revendiquée afin de déterminer la nature, l’usage, le Corpus Antérieur et l’utilisateur pertinent du Produit auquel le Dessin et Modèle Partiel est appliqué. (…)
(point 3 de la Résolution)
II) Appréciation du caractère individuel
Ne sont rapportés ici que les arguments développés dans le cadre du troisième moyen concernant des erreurs dans l’appréciation du caractère individuel et portant sur la comparaison des modèles en cause.
A) Appréciation du caractère individuel au regard de modèles de piscines à balles
a) Antériorités invoquées
D5 : enregistrement du modèle communuataire n°84645-0001 
D5 (avec ellipse ajoutée par le requérant) 
D5 (éléments isolés par le requérant)
L’antériorité D5 (illustrée ci-dessus) était tirée de la publication antérieure d’un modèle communautaire (vue de gauche) montrant une piscine à balles. La requérante fournissait non seulement la vue du modèle tel qu’enregistré, mais encore des vues sur lesquelles certaines balles étaient entourée ou isolées.
D7 
D4
Les antériorités D7 et D4 représentaient également des images de piscines à balles tirés d’archives datées via WayBack Machine. Là encore, la requérante mettait en évidence certains balles parmi toutes celles visibles.
b) Argument de la requérante
Pour la requérante, quand la Chambre de Recours affirme « que l’utilisateur averti savait que les balles d’une piscine à balles sont mélangées lors de l’utilisation, sans qu’un agencement ou une suite de couleurs déterminés soient décisifs », elle « n’examine pas les documents D 4 et D 7 et le dessin ou modèle antérieur D 5 » qui contiennent « des illustrations statiques dans lesquelles l’ordre des balles serait déterminé. »
Si l’on reformule cet argument, il s’agirait d’une méprise consistant à se baser sur le produit (auquel chaque modèle antérieur invoqué a vocation à s’appliquer) et non pas sur le modèle lui-même (alors que dans l’article 6.1 du Règlement il n’est question que de dessins ou modèles, et non pas des produits). C’est un peu le principe de « la trahison des images« .
c) Position du TUE
L’argument ne prospère pas devant le Tribunal.
Selon ce dernier, « il est notoire que les piscines à balles sont caractérisées par un mélange aléatoire et imprévisible de boules. (…) une telle succession de balles [alternant certaines couleurs] résulte d’un mélange purement spontané sans aucun caractère déterminé ou prévisible, l’affirmation de la requérante selon laquelle lesdites représentations seraient « statiques » et montreraient un ordre des balles déterminé est manifestement non fondée. De plus, la requérante ne démontre pas que les parties des documents D 4 et D 7 et du dessin ou modèle D 5 qu’elle a elle-même soulignées par des ovales disposent d’un caractère indépendant dans cette configuration précise, qui leur permettraient d’être distinguées de l’impression globale produite par les piscines à balles perçues dans leur intégralité. » (§50 et 51)
B) Appréciation du caractère individuel au regard d’un visuel de casse-tête hongrois
a) Antériorité invoquée
D1 (casse-tête hongrois)
Pour cette antériorité D1, à nouveau, le visuel invoqué était tiré d’archives datées via WayBack Machine.
b) Argument de la requérante
Pour la requérante, « la partie du document D1 sur laquelle elle a mis l’accent représente les boules à la jonction des deux anneaux, ce qui constitue un dessin ou modèle à part entière opposable au dessin ou modèle contesté » (§38).
c) Position du TUE
Selon le Tribunal, la partie du jeu hongrois constituée par « la succession de boules de couleurs bleue et jaune (…) n’a pas de caractère indépendant et ne peut être séparée de l’impression globale produite par le produit perçu dans son intégralité. »
Les juges ajoutent que « pour constituer un dessin ou modèle à part, séparé de celui du produit principal, les éléments pertinents doivent être mis particulièrement en évidence et empêcher ainsi d’appréhender le produit principal comme un tout [arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, §34 et 35].
Or, les quatre boules choisies par la requérante font partie intégrante de l’ensemble du jeu présenté et de son image. Elles ne sont pas spécialement mises en relief, hormis le marquage effectué par la requérante. »
Cette partie « ne constitue pas en elle-même un (…) dessin ou modèle [partiel] indépendant. » (§52 – 54).
C) En résumé
Le Tribunal exprime des conditions pour qu’un modèle antérieur puisse valablement être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un modèle postérieur :
- lorsque la configuration du modèle antérieur peut changer au fil de son utilisation, son aspect à un instant donné doit avoir un caractère déterminé ou prévisible
- lorsqu’est invoquée une partie d’un produit antérieur, celle-ci doit, par rapport au produit :
- avoir une certaine indépendance
- en être séparable
- être mise en relief (ou en évidence)
D) Portée
L’arrêt du TUE affirme donc en substance qu’on ne peut pas isoler trop artificiellement une caractéristique d’un modèle antérieur pour remettre en cause le caractère individuel d’un modèle postérieur. Il est important de souligner que cette appréciation -pour savoir si un élément peut être isolé- intervenait ici dans le cadre de l’analyse du caractère individuel et à propos de la perception qu’en avait l’utilisateur averti.
Les critères esquissés ici. peuvent, par commodité, être résumés en une sorte de « test » (identifié ci-après par les initiales des critères examinés : « ISR ») :
– Est-ce que la partie a une certaine indépendance par rapport au tout ?
– En est-elle séparable ?
– Est-elle mise en relief ?
NB: rien dans l’arrêt rapporté ne permet de déterminer clairement si ces critères sont cumulatifs ou alternatifs.
Est-ce que ces questions auraient été pertinentes pour déterminer si un modèle partiel antérieur a été divulgué au sens de l’article 7 ? Autrement dit, est-ce que ces exigences d’indépendance, de séparabilité et de mise en évidence sont applicables au regard de la définition de ce qu’est un modèle partiel (art 3) ? Admettre ceci conduit à envisager la possibilité que la divulgation d’un produit complet ne soit pas nécessairement une divulgation d’une partie de ce produit, ce qui pose tout de même une difficulté.
Mais si l’on va dans ce sens, ne pourrait-on pas envisager une application de cette espèce de test ISR comme étant une exigence applicable pour l’enregistrement de modèles partiels ? Il est certainement difficile d’aller aussi loin et de considérer que ces exigences d’indépendance, de séparabilité et de mise en évidence de la partie par rapport au tout, soient requises pour déterminer si on est bien en présence d’un dessin ou modèle portant sur « une partie de produit » au sens de la définition de l’article 3.a du Règlement.
Cela représenterait des conditions de validité non prévues par le Règlement (ou la Directive) et qui enlèveraient aux déposants la liberté dont ils disposent pour déterminer la partie de produit à protéger par un dépôt de modèle partiel.
A un autre niveau, la détermination de la frontière d’un modèle partiel pourrait aussi être discutée : pour les Dessins ou Modèles Communautaires Non Enregistrés (DMCNE), faute de dépôt, on n’a aucune détermination de la partie de produit sur laquelle porte le DMCNE partiel. L’isolation de cette partie doit toutefois intervenir au moins au moment où le titulaire du DMCNE l’invoque. C’est une exigence exprimée dans l’arrêt Karen Millen : le titulaire d’un DMCNE doit « identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent » son caractère individuel (CJUE 19 juin 2014, affaire C-345/13, dernière phrase du dispositif et §46).
On peut retenir que pour un modèle enregistré, son caractère partiel, i.e. sa relation au produit complet, n’est déterminé que par le déposant (ce qui était ici le cas du RCD n°16636618-0003). Mais pour qu’on prenne en compte une partie d’un modèle antérieur dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un modèle postérieur, la partie du modèle antérieur doit satisfaire au test ISR. Il y a donc une sorte d’asymétrie puisqu’une condition additionnelle pèse sur le dessin ou modèle antérieur mais pas sur le modèle enregistré.
Ceci peut rendre plus difficile l’annulation d’un modèle partiel (toutes choses égales par ailleurs).
Il apparaît donc fort opportun d’en déposer.
Référence :
TUE 22 novembre 2017 aff. T-296/17
Buck-Chemie GmbH / EUIPO et Henkel AG
III) Degré d’éloignement des secteurs concernés et accessibilité des antériorités
Dans cette affaire, ce que l’on remarque en premier lieu est l’éloignement entre les secteurs des modèles en cause. Aux stades antérieurs de son action en nullité, le requérant s’appuyait aussi sur un modèle de jeu et sur des captures d’écrans d’applications mobiles où le joueur doit aligner des boules. Ces jeux, ces logiciels, ainsi que les piscines à balles sont des produits relevant de secteurs d’activités clairement distincts de celui des désinfectant pour toilettes.
D6 : RCD n°955729-0001 déposé le 23 juin 2008 avec l’intitulé “jouets à activités multiples” comprenant cinq vues dont celle-ci 
D6 : vues supplémentaires (ellipse ajoutée par le requérant ; isolation d’une partie par le requérant) 
D2 : Capture d’écran d’une archive internet tirée de WayBack Machine du 31 décembre 2009 comprenant cette image d’un jeu vidéo. 
D3 : Capture d’écran d’une archive internet tirée de WayBack Machine du 31 décembre 2009 comprenant cette image d’un jeu vidéo
Pour autant, ici il n’y avait aucune discussion sur la pertinence de ces modèles portant sur des produits d’une nature très éloignée de celle du produit sur lequel portait le modèle en jeu.
Rappelons que l’article 7.1 du Règlement 6/2002 envisage la divulgation ainsi :
Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
Une exception à la divulgation intervient donc si il est établi (par le titulaire du modèle en jeu) que « les milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » ne pouvaient raisonnablement pas connaitre le modèle antérieur. Dans la formulation de cette exception, la notion de « secteur concerné » permet-elle d’envisager que le degré de différence entre deux secteurs d’activité caractérise une difficulté pour les milieux spécialisés du secteur du modèle en jeu à accéder à une antériorité si elle relève d’un tout autre secteur ?
Deux jugements français y étaient favorables. Cependant l’arrêt Nivelles répond très clairement par la négative. Il était précédé par un arrêt anglais de 2008.
A) Décisions françaises accordant une importance aux secteurs dont relèvent les produits
Rendu avant l’arrêt « Nivelles », un jugement du TGI de Paris semblait, à l’inverse, considérer que l’exception à la divulgation prévue par l’article 7.1 pouvait jouer lorsque l’antériorité opposée ne pouvait pas être raisonnablement connue par les milieux spécialisées du secteur concerné, en raison des secteurs différents dont relèvent le modèle enregistré et l’antériorité. Ceci étant, dans ce cas, encore eût-il fallu que la disparité des secteurs ait été prouvée par celle des parties qui en avait la charge.
Dans cette affaire, les produits concernés par les modèles en cause consistaient en un « boucleur » à cheveux (modèle enregistré) et un appareil de massage du visage (antériorité invoquée).
Le tribunal a jugé que « s’il est exact que les produits en débat n’ont pas les mêmes fonctions, il n’est pas établi de ce seul fait qu’ils relèvent de secteurs différents » (TGI Paris, 3è. ch. 1ère sect., 18 mai 2017, RG 2015/07814, Babyliss Faco Sprl et Babyliss Sarl / Groupe Seb France et Calor, PIBD 1083 III 831). Le tribunal était donc prêt à admettre l’inverse, si la preuve en avait été rapportée, ce qui l’aurait conduit à écarter la divulgation de l’antériorité et à cesser là tout examen de nouveauté et de caractère individuel. En appel, et bien que l’arrêt ait été rendu après l’arrêt Nivelles, ce principe n’apparait pas remis en cause par la Cour (CA Paris 26 février 2019).
Un autre jugement français plus récent (et plus récent que l’arrêt Nivelles) va aussi dans ce sens : il s’agit de celui rendu à propos des modèles de tartes « bouquets de roses » du chef Alain Passard (TGI Paris, 15 mars 2018 ; ce jugement a déjà été évoqué sur le pMdM). La mise à l’écart de l’antériorité tenait au fait qu’à l’époque de sa divulgation, son titulaire n’était pas connu par le titulaire du modèle en jeu, raison de la différence des secteurs d’activité dans lesquels ils évoluaient alors (« il s’agit de personnalités différentes qui ne s’adressent pas au même public. Il est ainsi peu probable que monsieur AP dans son secteur d’activité ait eu connaissance avant le dépôt de ses modèles, des recettes de MS dont les publications doivent être en conséquence écartées« ).
B) Un précurseur anglais de l’arrêt Nivelles : l’arrêt Green Lane Products / PMS
RCD n°000217187-0001 (en Classe 7.05 : Fers à repasser (sic), ustensiles pour laver, nettoyer ou sécher) 
antériorité : boules de massages
Dans une affaire Green Lane Products / PMS, un arrêt anglais qui avait été remarqué en 2008 refusait d’accorder la moindre importance au degré d’écart entre la nature des produits concernés par le modèle antérieur et la nature des produits du modèle en jeu.
Il s’agissait en l’espèce de boules à picots. Le modèle dont la validité était en jeu concernait une paire de boules à picots que l’on met dans un lave-linge ou un sèche-linge (l’enregistrement indiquait : « ustensiles pour laver, nettoyer ou sécher » dans la classe de Locarno 7.05). L’antériorité était une paire de boules à picots, commercialisées comme boules de massage. Nonobstant l’appartenance de ces deux types de produits à des secteurs différents, l’antériorité n’a pas été écartée (Court of Appeal (civil division) 23/04/2008, [2008] EWCA Civ 358).
L’arrêt est largement motivé (comme il se doit pour une décision anglaise), et au passage on peut noter que dans cette affaire, alors que le modèle en jeu, invoqué à l’appui d’une action en contrefaçon, faisait l’objet d’une demande reconventionnelle en nullité, l’exploitant du produit argué de contrefaçon était aussi le titulaire du modèle antérieur.
Petite digression : le singulier et quelques façons singulières de s’en accommoder
Dans le cadre de son raisonnement, cet arrêt examine un élément intéressant : l’article 7.1 du Règlement emploie le singulier à propos du « secteur concerné« . Or l’appréciation de la nouveauté et celle du caractère individuel résultent de la comparaison de deux modèles : l’antériorité et le modèle en jeu. Alors, auquel de ces deux modèles se rattache le (seul et unique) secteur concerné ? Dans son paragraphe 73, l’arrêt cite la position de l’Office anglais, selon laquelle il s’agit du secteur dont relève le modèle antérieur (« It is believed that the « sector concerned » in any particular case means the one relevant to the individual disclosure which is being considered as possible prior art, rather than necessarily the sector where the applicant for registration operates. »). Cette solution ne me semble pas forcément évidente.
Dans d’autres parties du Règlement 6/2002 (et dans la Directive) l’emploi du singulier apparaît également déconcertant : on parle par exemple de l’utilisateur averti, personnage unique même quand se confrontent deux modèles. Dans l’affaire Buck Chemie / Henkel rapportée plus haut, la solitude de ce personnage et l’écart entre le secteur du modèle antérieur et celui du modèle en jeu a donné lieu à une conception particulière, énoncée par la Chambre de Recours : l’utilisateur averti à prendre en compte est celui qui est à la fois un fin connaisseur des piscines à balles et des désinfectants pour WC (§19 de la décision de la Chambre de Recours : « Since the designs in question relate to different products, an informed user who is familiar with both the features of toilet rim blocks and the different designs in this field, and also with the features of ball pools and balls for pools of this type and the range available on the market in this regard must be used as a basis.« ). Dans la théorie des ensembles, cet utilisateur averti correspondrait au sous-ensemble formé par l’intersection de deux ensembles : l’ensemble des utilisateurs avertis de désinfectants pour WC et l’ensemble des utilisateurs avertis de piscines à balles.
L’emploi du singulier n’a pas non plus empêché la CJUE de considérer que ce personnage fictif pouvait être bicéphale (CJUE, 20 oct. 2011, affaire C-281/10 P, PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, §54), malgré la différence importante existant entre un jeune enfant âgé de cinq à dix ans et un directeur marketing. Sans doute cette idée a pu être inspirée d’une greffe fictive, envisagée en 1972 dans un nanar de série z.
Mais revenons aux choses sérieuses.
C) Easy Sanitary Solutions / Nivelles
Dans l’arrêt « Nivelles » (CJUE, 21 septembre 2017, affaires C‑361/15 P et C‑405/15 P, Easy Sanitary Solutions BV, EUIPO / Group Nivelles NV), la Cour de Justice a clairement écarté la possibilité de faire jouer l’exception à la divulgation même si l’antériorité relève d’un secteur d’activité totalement différent de celui du modèle en jeu.
La Cour considère en substance que même quand le modèle antérieur et le modèle enregistré en jeu relèvent de secteurs radicalement différents, le modèle antérieur ne peut pas être considéré comme ne pouvant pas être « raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté« .
La Cour retient que :
« le « secteur concerné » (…) n’est pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. » (§ 103 )
En effet, selon la Cour:
« Il ressort ainsi des travaux préparatoires du règlement nº 6/2002 que l’exception que contient l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, concernant les cas où les faits que cette disposition énumère ne peuvent constituer une divulgation au public, vise à exclure que puissent constituer une telle divulgation des faits difficilement vérifiables qui ont prétendument eu lieu dans des États tiers, et non pas à distinguer entre les différents secteurs d’activité au sein de l’Union et à exclure que puissent constituer une divulgation au public des faits concernant un secteur d’activité qui ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés d’un autre secteur au sein de l’Union. » (§102 – gras ajouté-)
Ainsi, comme on a pour coutume de dire qu’en droit des dessins & modèles il n’existe pas de principe de spécialité qui, contrairement aux marques, limiterait la portée d’un enregistrement (cf. article 36.6 du Règlement), on pourrait symétriquement considérer que la nature des produits concernés n’a aucun rôle à jouer dans le cadre de l’appréciation de la validité d’un modèle.
Mais si il est clair que, selon la Cour, le secteur dont relève une antériorité ne permet pas de faire jouer l’exception à la divulgation (article 7.2 du Règlement), la nature du produit auquel s’applique le modèle a une influence (indirecte) sur l’appréciation de la validité d’un modèle et ce, à deux niveaux : pour déterminer les contraintes qui pèsent sur le créateur (article 6) et pour évaluer si l’aspect du modèle est exclusivement dicté par la fonction du produit (article 8.1), ce qui suppose que la fonction soit identifiée, laquelle est liée à la nature du produit.
Toujours est il que Nivelles laisse un terrain très ouvert pour les recherches d’antériorité.
